在5月31日的大会上， 广州嘉权专利商标事务所副总经理、专利代理师李镇江带来“汽车行业针对通信领域SEP的应对策略”的相关观点分享，知产前沿现场李老师的现场主题发言内容整理成文，供知识产权业内人士参考学习。

目次

一、汽车行业面对通信SEP许可的现状

二、汽车行业应对SEP挑战的管理策略

三、汽车行业应对SEP挑战的许可策略

四、汽车行业应对SEP挑战的诉讼策略

一、汽车行业面对通信SEP许可的现状

（一）传统通信行业SEP对汽车行业的进攻

车企为什么在今天频繁遭遇到通信行业SEP许可的“进攻”呢？原因主要有三点。

第一，汽车行业的发展需要汽车变得越来越智能，而AI的近年持续发展使得汽车与AI结合成为可能，因此，汽车智能化的进程中结合了大量AI技术和通信技术，使用到了通信标准。

第二，通信行业的SEP诉讼和许可已经比较成熟，使得主要的通信企业和互联网企业积累了大量诉讼和许可人才，为通信企业向车企收许可费提供了可能性。

第三，通信行业内部的SEP许可已经普及无死角，原有被授权的小型终端生产商已经逐渐积累自己的SEP，通信大企业向小企业的SEP许可基本上以大企业和小企业之间的交叉许可画上结束符，使得通信企业不得不在行业外部寻找SEP许可的出路。

（二）目前汽车行业面对“进攻”的已有策略

目前已有的应对“进攻”的策略是由广大车企和行业组织积极探讨而得的，主要包括两个举措。

第一，中国汽车工程学会知识产权分会2022年9月13日发布《汽车行业标准必要专利许可指引（2022版）》。该指引主要载明了以下原则：产业链任一环节均有资格获得许可原则，该原则与Avanci诉戴姆勒案相反；协商处理行业差异原则；实际价值度贡献作为许可费依据；累积许可费率限制原则，明确了“自上而下”法，避免专利许可费堆叠问题。

关于通信企业与车企的SEP之诉，不得不提的是欧洲的Avanci诉戴姆勒案。作为专利池的Avanci代表SEP通信企业向作为车企代表的戴姆勒公司发起了SEP许可的诉讼。Avanci诉戴姆勒胜诉后，戴姆勒缴纳了许可费。欧洲其他车企、日韩也陆续向专利池提交了许可费，该形势接下来很可能就会蔓延至中国。接下来中国车企可能面临比较危险的局面。在Avanci诉戴姆勒案中，有一个戴姆勒的元器件供应商叫大陆集团，积极主张涉及SEP的通信器件是它卖给戴姆勒公司的，它可以向Avanci缴纳许可费，但没有得到法官的认可。因此，上述指引提出的产业链任一环节均有资格获得许可原则，是针对戴姆勒案提出的一个相反的原则，旨在考虑车企利益，不让车企去交许可费，尽量让供应商去交许可费。但大家想一想，如果供应商交了许可费，元器件的价格就提高了，该价格的提高仍然体现在汽车售价的提高中。因此，上述指引提出的产业链任一环节均有资格获得许可原则的实际作用受到质疑。

第二， 2023年3月，十四届全国人大代表、长安汽车党委书记、董事长朱华荣提交《关于完善SEP冲突解决机制的建议》，提出要加强知识产权领域反垄断监管，建议相关方出台标准必要专利指导案例，建议建立标准必要专利声明前的必要性及有效性的审查机制等。

二、汽车行业应对SEP挑战的管理策略

（一）为“实际价值度贡献”积极生产对比标的

如上所述，上述指引提出的几个原则中，产业链任一环节均有资格获得许可原则的实际作用受到质疑，“自上而下”法本来就是通信行业中处理许可的通用实践，并无需强调，剩下的最重要的一点就是实际价值度原则了。通信产品中整个通信产品都是围绕通信的，但汽车中只有非常小的一部分与通信相关的模块才是围绕通信的，如何认定SEP在汽车产品中的实际贡献，将是将来通信企业与车企的许可诉讼争议的焦点。

判定“实际价值度贡献”最直接的办法是生产对比标的。笔者倡导的方法一是同时生产不带该通信功能的汽车（例如，可以只生产少量，例如10辆），取得带该通信功能的汽车的销售数据和不带该通信功能的汽车的销售数据，二者相减。方法二是，将该通信功能模块、和拆卸该模块的汽车分别出售，用户可以按照自己的需求进行组装。拆卸该模块的汽车不会侵犯SEP专利，因此，通信企业只能将许可费用标的定位于通信功能模块，且法院判决时会关注实际使用SEP专利的部件。

如果不按照上面两种方式进行生产，在诉讼中面临的一个问题就是，法院难以判定SEP在汽车中的实际价值度贡献。既然现在用户基本上都是冲着智能化去购买汽车的，如果没有智能化，可能汽车是销售不动的，法院就更有可能倾向于通信企业去计算实际贡献度。

我国法院是否会认可上述两种计算方式呢？实际上，我国法官已经在案件中表现出了显著的创造力。在2023年11月28日 OPPO诉Nokia案中，中国法官首次打破国际惯例，突破了可比协议法和自上而下法，采用了一种糅合的计算方式计算许可费率。

第一，一般情况，可比协议法的考察的因素有：

（1）许可协议主体是否可比；

（2）许可协议标的之间是否可比；

（3）许可涉及的交易对象、专利数量、专利价值是否可比；

（4）许可费支付方式是否可比：一次性、按周期；

（5）许可双方真实意思表示；

（6）许可时间、许可条件、地理区域是否可比；

（7）是否涉及诉讼中达成等。

第二，一般情况下，自上而下法的考察的因素有：

（1）确定全球行业累积费率：2G 5%、3G 5%、4G 6-8% 5G 4,341-5.273%；

（2）确定中国行业累积费率=全球行业累积费率*地域折扣 按61.42%；

（3）单件SEP费率=中国行业累积费率/中国SEP总数；

（4）单模设备费率=单件SEP费率*每种标准下SEP数量；

（5）多模设备费率=各种标准的单模设备费率的和。

而我国法院在OPPO诉Nokia案中的糅合法是：“5G多模手机许可费率=5G累积费率*5G价值贡献占比*许可人实力占比+4G累积费率*4G价值贡献占比*许可人实力占比+3G累积费率*3G价值贡献占比*许可人实力占比+2G累积费率*2G价值贡献占比*许可人实力占比”。我们相信，在未来，我国法院还可能创造出一些有关于实际利润贡献的计算标准。

（二）积极布局防御性基础专利

从传统的通信企业SEP的争端看为何需要积极地布局防御性基础专利。

从2003年思科诉华为打响了传统通信企业SEP之争开始，通信专利企业已经通过诉讼向中国大大小小的通信厂家许可了个遍，大多数诉讼都以和解告终，而如今“战火”“燃烧”到车企和物联网企业。

我们看到，华为在2003年被诉之后，便开始积极研发、申请SEP专利、加入SEP标准，逐渐从一个被许可方的角色走到了一个许可方的地位。当华为成为一个许可方后，被华为许可的其它通信企业如何化解呢？基本上都是采用交叉许可的方式。之所以能采用交叉许可，一部分原因是因为这部分企业也参与了一些SEP专利，有与华为进行交叉许可的对价。但是车企则不行，因为它没有通信专利，无法提供出能够交叉许可的筹码。车企可能会说，我是搞汽车的，如果让我雇很多人去做通信基础的研发，那我宁可交许可费。其实，车企可能是尚未达到可以做通信基础研发的实力，但是除了积极投入加大通信基础技术的研发，加盟到6G标准行列中之外，还可以做一些布局替代型专利、上下游专利、改进型专利、深化实施型专利，作为SEP许可的对价。针对车企没有通信行业的人才的问题，由于现在的汽车都智能化，一定有人工智能方面的人才。因此，可以尝试加大人工智能申请力度，以人工智能专利作为交叉许可筹码。这些都是没有坚实的通信技术基础的车企目前可以采取的应对措施。

（三）监控同行涉许可动向，事先进行高频专利有效性和对标分析

从汽车行业来看，可以以韩国的起亚、日本的丰田等为对标对象，观察与之相关的专利池一方所提供的许可标的是哪些专利。因为同一许可者面向不同被许可者使用的许可标的都是雷同的，所以可以事先进行技术上调研，进行有效性与对标分析。

第一，有效性分析即分析SEP是否是真正的SEP。部分“SEP”很可能不是SEP。SEP的标准产生阶段是“立项→提案→讨论和投票→草案→复核→定稿”。SEP专利大多是在提案之前申请的，各个主体提出的提案在形成草案和定稿过程中很可能已经被修改了，甚至是未被采纳。一旦形成的草案与提案不一致，或复核中有修改，申请人往往希望通过修改或分案的方式体现修改内容，导致修改超范围。SEP专利有效性变得比较差。另外，标准修改过程产生大量公开资料和介绍文章，介绍修改目的和某些方案引入的考量，可以用来在专利无效中作为不清楚、不支持、缺必特、甚至公开不充分的依据。可以通过无效程序无效掉该SEP。

第二，对标分析是聚焦于所谓SEP究竟是否能够与最后的标准匹配。因SEP形成过程涉及大量修改。另外，声称是SEP的专利由于草案未采纳提案以及修改等原因70%最后不再是SEP。那么对于改进型SEP，在新标准章节中可能只出现新加入的特征，但权利要求中含有现有部分，因此需要多个章节的特征联合对标成功，为是否对标成功提供了主观性。

（四）令智能汽车开发更多与手机交互的功能，让手机依赖智能汽车

通信终端厂家为何在各类SEP的“许可战”中能够通过交叉许可、谈判等方式和解，正是因为技术需要相互依赖。目前智能汽车用到很多AI和通信技术，因此高度依赖通信企业，但通信企业不依赖车企。如果手机的使用越来越多与智能汽车结合，手机与智能汽车越来越不可分，手机企业对车企的依赖型变强，通信企业和车企的相互依赖就得以建立起来。通信企业向车企许可，车企也需要向通信企业许可，达到平衡。

（五）行业内自主型专利池的建立

专利池本质上并非为了将许可人与实施人相对立才建立，而是为了建立汽车和物联网设备制造商提供一站式解决方案的授权平台，节省许可成本，所以有必要积极探讨中国内部自主专利池的建立。

现有的AVANCI资源池的定位是“为汽车和物联网设备制造商提供一站式解决方案的无线专利授权平台”。目的是基于FRAND原则，为制造商高效地以合理费率一站式获得所需的无线通信技术。

如果中国的汽车行业人士自发创建专利池，首先让国有通信企业入局，以合乎上述指引的方式进行许可，形成对外壁垒，国外的专利池可能就没有发挥空间。因此，可以积极筹备行业内自主专利池，也是一条出路。

（六）智能汽车自主标准及相关SEP的可行性

目前我国汽车行业标准多，但多半是对汽车的质量、性能或环境问题的标准，而涉及技术的标准较少，SEP亦甚少。

但智能汽车与传统汽车不一样，本身涉及AI就需要满足一定规范，其标准与技术结合紧密。一旦产生标准，就会产生SEP。这些SEP一方面使车企不仅仅处于被许可方，也处于许可方的地位，同时这些SEP必不可少会有一些与通信相关的SEP，产生行业谈判筹码。

三、汽车行业应对SEP挑战的许可策略

在SEP的许可中可以适时抛出一些问题，可以为SEP专利的无效、对应性分析和诉讼应对留出时间。

根据2023年6月30日，国家市场监督管理总局发布了《关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）》，其中含有SEP善意谈判的规定：

（1）SEP专利权人发出的要约要明确，包括SEP专利清单、claim chart、合理的反馈期限；

（2）实施方合理期限内反馈；

（3）SEP专利权人给出FRAND许可条件，包括许可费计算方式和理由；

（4）如果不接受，在合理期限内提出FRAND的方案。

那么可以提出的问题就包括：

第一，技术谈判阶段，提出claim chart中不合理的质疑、SEP案件存续证明、权利要求中一些用语的解读等。实施人需要做的工作包括了解海外同族专利的有效性、海外许可诉讼状况（同一个SEP专利在海外是否判赔）；标准相关介绍和修改情况的说明；无效分析；对标分析。

第二，法律谈判阶段，提出许可费、计算方式及理由、可类比协议、计算中依靠的各种数据依据（全球费率依据、地域折扣依据、每种标准的SEP数目统计、2G-5G SEP数目统计等）的质疑等。实施人需要做的工作包括了解在中国同行和海外许可诉讼的状况；分析其计算是否合理；用可类比协议、自上而下、杂糅法、以及其它逻辑上畅通的计算方法分别计算许可费用，找到对实施人最优计算方式。

另外，可以寻找除可比协议法和自上而下法之外的其它许可费用计算方式，对是否堆叠收费进行研判，例如是否由不合理的搭售行为等。并注意对许可协议条款要仔细推敲，对许可过程中做到往来通信进行留档等。

四、汽车行业应对SEP挑战的诉讼策略

SEP诉讼一般有SEP许可费诉讼、SEP侵权诉讼、SEP无效的行政诉讼、反垄断诉讼几类。建议车企可以分析每件SEP专利的市场支配性，适时引入反垄断诉讼。将SEP许可诉讼和侵权诉讼适当结合反垄断诉讼，可能达到更好的效果。

根据我国《反垄断法》和2023年出台的《经营者反垄断合规指南》第11条规定，要引入反垄断诉讼需要证明几乎占领100%市场份额。这就需要针对涉诉的每件SEP专利分析：

（1）除了标准外，是否还存在其它技术，完成类似功能，实现类似效果；

（2）除了本标准之外，是否还存在其它标准，完成类似功能，实现类似效果；

（3）在本标准中，是否还有其它专利权人的其它SEP专利，完成类似功能，实现类似效果。

如果上述条件满足，在其它要件具备的情况下，可以引入反垄断诉讼。

另外，要重视诉讼地域的选择。我们看到，欧洲对许可费率的计算、审理结果及其判赔可能对于车企更加有利，因为欧洲比中国大陆更加依赖于汽车产业。所以如果欧洲和中国都可以作为起诉地的情况下，也可以尝试在欧洲进行诉讼。