徐婕超 | 强化海外专利布局：汽车企业PCT国际专利申请策略

2024年5月31日，第二届知产前沿汽车论坛（IFAF 2024）在上海东锦江希尔顿逸林酒店圆满闭幕。本次论坛以“知识产权保护与风险防控助力汽车创新发展” 为主题，汇集了全国各地的知识产权教授学者、企业IPR以及汽车行业专利、商标、品牌保护专家齐聚上海。

在5月31日的大会上， 上海弼兴律师事务所合伙人&专利代理人&技术经纪人徐婕超带来“强化海外专利布局：汽车企业PCT国际专利申请策略”的相关观点分享，知产前沿现场徐律师的现场主题发言内容整理成文，供知识产权业内人士参考学习。

一、中国车企出海现状

从目前汽车企业出海的经验来看，车企出海前期需要做的准备的基本脉络如下，也是其他行业出海时会考虑的因素：

前期市场调研，市场规模及受众群体；
竞争对手占据市场状态；
当地法规政策，各国准入门槛；
专利保护方面，包括自持专利、竞争对手专利、所入市场对于知识产权的保护力度和体制完善程度等；
合适销售渠道获取、销售网络搭建；
产品售后管理

目前我国车企出海越来越多，特别是电车，所占全球市场份额越来越高。2023年我国出口500万辆左右，同比增长50%以上，有望跃居全球第一，其中以电动载人汽车增长幅度最为显著。除了整车出海外，零部件和特定控制系统技术出口也增长显著,包括电池、电机、控制系统等。2023年第四季度，比亚迪纯电动车销量首次超过特斯拉，成为全球最大的电动汽车销售商。中国汽车出口金额前十大国家分别是俄罗斯、美国、墨西哥、英国、比利时、日本、澳大利亚、德国、阿联酋和韩国；这些国家和地区的专利和知识产权保护的必要性，以及FTO的必要性可见一斑。

企业在全球布局之前是需要调研的，调查市场主要区域、是否在该市场范围内存在阻挠、手中如何、回报可能性如何等。以弼兴律师事务所的新能源汽车企业客户的专利全球布局情况为例，车企有关于换点平台和系统的专利全球布局情况是可以看到目前该领域相关技术的布局大多布局在了亚洲，并且着重布局了东南亚。

这些布局的方案是基于前期调研与FTO分析、对市场份额的预判等工作而形成的。

布局策略会随着技术重点的转移、销售群体和方向的变化而有不同考虑。如果是整车系统的全球布局，仍然以弼兴律师事务所的新能源汽车企业客户的专利全球布局情况为例，则情况不同。

再以换电站相关技术为视角，弼兴律师事务所的新能源汽车企业客户的专利全球布局情况如下：

因为电池是目前的流行板块，对外申请数量大，在电池固定系统和结构方面，弼兴律师事务所的新能源汽车企业客户的专利全球布局情况是将国家划分得更加细节。

二、涉外专利申请途径简介

涉外专利申请一般可以有4种途径，分别是巴黎公约的优先权制度、专利合作公约（PCT）、海牙协定（Hague）和直接申请。

（一）巴黎公约

巴黎公约的适用范围是巴黎公约成员国(179个国家)。巴黎公约作为一种涉外专利申请途径指的是发明、实用新型和外观设计的专利申请人从首次向成员国之一提出申请之日起，可以在一定期限内(发明和实用新型为12个月，外观设计为6个月)以同一发明向其他成员国提出申请，而以第一次申请的日期为以后提出申请的日期。要注意的是，在中国大陆完成的发明创造，若要去国外申请专利需要经过保密审查。

通过巴黎公约途径申请的优点是可以快速落地，落地之后成为当地申(local application)从而享受当地的专利法相关政策。成员国相对于PCT覆盖面更广，比如阿根廷、巴基斯坦、孟加拉国等国都加入了巴黎公约。并且可以绕开地区专利审查局的审查，享受较为宽松的当地专利局审查方式。例如在法国申请专利需要经历法国专利局审查才能在发过生效，但如果直接利用巴黎公约直接落地法国，法国专利局的检索会更容易，通常只考虑新颖性、形式等因素。

（二）PCT

PCT是在专利领域进行合作的国际性条约。其目的就是同一发明创造向多个国家申请专利时，减少申请人和各个国家局的重复劳动。通过PCT途径，申请人只需提交一份“国际”专利申请(而不是分别提交多个不同国家或地区的专利申请),即可请求在157个缔约国对其发明创造进行专利保护。

PCT作为一种向国外申请专利的途径，申请人在国际阶段不被授予任何专利权，申请人最终仍然要在规定期限内分别办理进入各个申请国的国家阶段手续，经各个国家专利局的独立(检索和)审查符合授权条件后，获得专利权。不过PCT可以自提交之后请求提前进入国家，不一定需要等到进国家绝限日。

PCT程序一般需要经历国际阶段（包括国际检索、国际公开、国际初步审查）以及国家阶段。

PCT程序相较于巴黎公约更为繁琐。如果该赛道比较“激烈”，可以先提交一个本地申请以获得一个优先权日，再在12个月内提交PCT正式申请作为PCT的起始点，开启国际阶段。国际检索报告是全球性检索，检索工作会提示所申请的技术的可专利性如何，可以为申请人提供一些有关于新颖性、创造性、技术前景的预判，虽然该报告没有法律意义。基于该报告，申请人若想要修改权利要求或说明书，可以利用国际阶段的修改程序进行文本修改。国际检索报告是不额外收费的，由检索局自动给出。

到优先权日的18个月，国际专利就会自动公开。申请人也可以根据检索报告来决定在优先权日的17.5个月左右撤回申请，但为了以防万一，尽量在16个月左右即决定是否撤回，以免技术被公开。

总结起来，PCT申请途径拥有诸多优点：

给予申请人充裕的时间。PCT途径可以给予申请人充裕的时间评估其申请的商业价值；筹集进入国家阶段的经费；根据市场需求确定是否进入、进入哪些外国国家阶段；以及准备相应国家申请文件译文。
收费合理。通过PCT申请仅需支付一笔费用(国际申请费、检索费及传送费合计1万多人民币)可以指定全部154个缔约国。对于作为自然人的中国申请人，可以享受90%的国际申请费减免。
具有高度灵活性。申请人可以选择是否修改申请文件及修改时机；可以选择是否进入国际初步审查程序；可以选择是否缴纳检索附加费。
国际检索报告和书面意见可以使申请人清楚地了解其申请相对于现有技术的水平，评估进入国家阶段获得专利权的可能性。为申请人决定如何采取下一步行动提供坚实的基础。
如果缔约国签订有PCT专利审查高速公路(PCT-PPH)协议或类似协议，则在其国家阶段，申请人还有可能加快审查程序。
自优先权日起18个月公布后，申请人享有临时保护(在提供这种保护的国家)。

PCT申请途径有优先权恢复制度，即在提出国际申请时，已经超过优先权日起12个月但还未超过14个月，可以在国际阶段提出优先权恢复请求。国际申请进入各国后，各国根据本国法的要求接受或不接受恢复请求。但能够受理优先权恢复请求的专利局在作为指定局时并不一定接受优先权恢复，例如加拿大、中国、墨西哥(仅受理非故意)。有一些国家可以受理两种恢复理由，但是作为指定局时只接受一种，例如俄罗斯、阿曼、伊朗仅接受适当注意，欧亚仅接受非故意。换言之，如果专利局采取的标准较为宽松的，一般非故意（Unintentionally)作为理由即可恢复。但如果采取较为严格的标准，适当注意（Due care）理由才允许恢复。

部分地区专利需要集中审查才在各国生效。例如：

非洲地区知识产权组织专利(ARIPO)，成员为官方语言主要为英语的国家(22个成员国)，包括博茨瓦纳、伊斯瓦蒂尼、冈比亚、加纳、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞舌尔、塞拉利昂、索马里、苏丹、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚、津巴布韦、佛得角。这些地区也是目前我国车企会进驻的市场。这部分专利的申请需要指定生效国，经过实质性审查。
非洲知识产权组织专利(OAPI)，成员为官方语言主要为法语的国家(17个成员国)，包括喀麦隆、贝宁、布基纳法索、中非共和国、刚果、乍得、加蓬、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦、马里、毛里坦尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥、赤道几内亚、科摩罗，这部分专利无需指定生效国，且无需实质审查。
欧亚专利无需指定生效国，欧亚专利局审查后自动在所有覆盖的声效果生效。
欧洲专利需要指定生效国。不同地区专利的后期程序程序不同，自动生效或指定生效以及额外费用的情况，需要考虑在布局中。

必须要通过地区专利获得国家专利的有ARIPO，不能直接在伊斯瓦蒂尼(SZ)生效。以及欧洲专利，不能够直接在比利时(BE)、法国(FR)、爱尔兰(IE)、荷兰(NL)、希腊(GR)、塞浦洛斯(CY)、摩纳哥(MC)、马耳他(MT)、圣马力诺(SM)等12个国家生效，必须通过欧洲专利局的审查。

在通过PCT申请国际专利时，要注意几个要点：

PCT申请在进国家时可以选择类型包括：发明或实用新型，但不包括外观设计(海牙协定)。
在中国大陆完成的发明创造如果以WIPO国际局作为受理局提出PCT国际申请，需要先向CNIPA提出向外申请保密审查请求并获得许可，否则会影响中国授权。
超过在先申请的申请日起12个月但仍在14个月内，PCT申请可以恢复优先权。
若申请人在申请PCT之前不慎已经自行公开了发明创造，可以在提请PCT时做出说明，主张该发明创造不因所述公开丧失新颖性(novelty grace period)，但该主张不一定被所有指定局或选定局认可。
超出进国家绝限时的补救办法，可以尝试了解各个国家的专利法，有些国家期限有恢复机制，比如美国、俄罗斯(31个月期限届满起12个月)、新加坡(优先权日起48个月)、印尼(优先权日起36个月)等；或者还有一些国家接受延期进入，比如加拿大接受延迟42个月等。
PCT申请的国家阶段，虽然看上去本地化且需依据各国实质性审查标准而审定授权，但并非属于各国的本土申请，法律意义不同，最典型的可以从美国来看。

PCT渠道申请专利还需要关注部分国家设置了一定的特殊审查程序，这些国家都加入了PCT和巴黎公约两个渠道，包括：

法国。法国专利局不对专利进行实质性审查，只进行形式审查和技术性审查。偏形式审查和明显新颖性问题。
荷兰。荷兰发明专利申请需自申请之日起13个月内提出新颖性检索要求，若检索具有新颖性，则申请可在提交1-2年左右授权。认可恢复优先权，最晚可在优先权日起13个月内提交。
立陶宛。立陶宛国家专利局不对专利进行实质性审查，仅查验申请文件是否完成提交。立陶宛专利申请通过率非常高，1年左右可以拿到证书。
卢森堡。卢森堡专利的保护类型分为发明专利和外观设计专利两类，其中发明专利的保护期限为20年。如果申请人不要求新颖性审查，则发明专利保护期限为6年，也称短期专利。短期专利不需要经过实质审查，申请之后半年内会下发专利证书，申请费用低。
老挝。老挝的专利审查是以其他国家专利局对该专利审查的结果为准，老挝专利局本身没有独立的审查体系。
東埔寨。柬埔寨的专利审查是以其他国家专利局对该专利审查的结果为准，对于已经授权的中国专利，可以选择在柬埔寨生效。
南非。南非实行非审查制度，南非发明专利申请无需经过实质审查即可授权。但是，在南非，任何专利在其生命周期内都可以被任何人申请撤销，在撤销程序中，才会处理新颖性和创造性的问题。

PCT途径还设置有PPH加速程序。专利审查高速路是指，当申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项权利要求被认为可授权时，可以此为基础向后续申请的受理局提出加快审查请求，具有加快审批、节省费用和授权率高的优势。PPH的两个基本类型分为常规PPH,所依据的是国家或地区的审查结果，以及PCT-PPH,所依据的是PCT国际阶段的审查结果。

若申请人在后期进入国家阶段之际想要启动PPH程序，至少有以下要求：

需要将待审查的权利要求范围修改为与在先被认可的权利要求范围大小一致；以及
作出积极工作结果的单位需要与在后审查的单位签署过PPH协议，互相认可所做的工作结果。

PPH请求到结案周期大约为12个月，OA平均数为1次，一通周期2.7个月，授权率提高5%-30%不等。

（三）海牙协定

2022年2月5日，中国政府交存了《海牙协定日内瓦文本》(1999年)的加入书，该1999年文本于2022年5月5日在中国生效。海牙协定主要针对外观专利，对车企而言较为重要。协定规定自然人或法人在至少一个海牙协定的缔约方拥有真实和有效工商业营业所或商业机构或住所在缔约方领土内有惯常居所。其中自然人是指一国国民，即作为缔约方的国家或者缔约方的政府间组织成员的国民。

依据海牙协定进行的国际申请注册流程包括：

申请提交：直接(官方网站)或者间接(国家知识产权局)。
国际局进行形式审查：国际局进行审查(3个月答复期)。
公布：立即公布(少于1个月)、标准公布(12个月)、延迟公布(最多30个月)。
被指定缔约方进行实质审查：驳回期限自公布日起6或12个月。
续展：每5年，至少2次。

申请有一些必要的要求，包括必须以英语、法语或西班牙语择一提交；最多可以包括100项不同的外观设计(同一类别)；包含复制件(外观设计图片)；指定向其申请保护的缔约方等。

此外，通过海牙协定的申请海外专利可以注意一些可以节约一定费用的情况，包括：

单一语言申请，指定多个缔约方情况下，可以节省翻译费用。
因为要求最多允许100项设计，所以单次申请的项数越多，基本费节省明显。
基本费、公布费只需在国际局缴纳一次，意味着指定缔约方越多，整体费用节省越明显。
可选择是否在国际程序委托代理人，可以节省在国际程序阶段的代理费。

美国和日本有自己的特殊申请特色。对于美国以外的国家未申请过专利的发明，在美国直接提交本地申请时，可以请求不公开进行审查，等到审定授权以后公告。如果利用不公开请求再加上当地的Track One加速程序，可以在一年内将专利审结，并将美国授权结果在巴黎公约各个国家落地且加速，是一种“潜水艇”专利布局方法。