目次

一、英国法院InterDigital v. 联想一案：长期不接受许可并不必然是非善意实施人

二、英国法院InterDigital v. 联想一案：法院明确指出PA consulting的分析报告不可信

三、最高法院ACT v. OPPO一案：“备而不用”也属专利侵权

四、最高法院ACT v. OPPO一案：是否提供费率计算依据是判定过错的条件

近期密集披露了几个与SEP纠纷有关的司法判决，引起业界相当多的讨论。相同的内容本文不再赘述。但其中有几个新观点，公开媒体上讨论得不多，本人认为值得相关人员参考。

一、英国法院InterDigital v. 联想一案：长期不接受许可并不必然是非善意实施人[1]

自2008年开始到2019年InterDigital在英国起诉联想，双方的谈判已经持续了11年，期间联想一分钱都没有交。按照一般的逻辑：InterDigital有大量的SEP、联想实施了SEP，联想付费是理所当然的。而长达11年未付费，无论如何都是存在过错的。

然而，英国法院法官则认为：长期不接受许可并不必然是非善意实施人。InterDigital持续追求“超FRAND费率”（过高许可费）的行为不符合FRAND原则。法院还认定，由于InterDigital的报价是超FRAND的，因此，联想在谈判过程中拒绝了InterDigital的报价、并要求InterDigital披露更多报价相关信息的行为是符合FRAND原则的。

据本人所知，这是全球范围内第一个明确做出类似表述的判决。这个观点具有非常强的现实意义。在现在的SEP许可实践中，相当部分权利人提出超高的费率主张，拒绝提供明确的费率计算方法，导致许可谈判陷入长期僵持的状态。而一旦时间一长，实施人难免心里忐忑，担心被对方起诉并承担相应过错责任。

然而，以权利人不符合FRAND原则为由长期拒绝接受对方的许可，对于实施人而言风险极高。首先，其合理性能否得到普遍认可尤其是法院的认可，还是一个疑问。其次，要求证明对方不FRAND同时保证己方没有过错，难度很大。

对于权利人而言，这个判决又是一次提醒：费率主张一定要有足够的依据。

该案费率判决结果：确定InterDigital所持有的3G、4G和5G标准必要专利（“SEP”）组合的混合许可费率为0.175美元/台，只比联想主张的0.16美元/台的报价高了一点，是InterDigital主张的0.498美元/台报价的近1/3。这个判决对联想是非常有利的，甚至很多人认为英国法院改变了过往给人造成的“偏向”权利人的印象。

二、英国法院InterDigital v. 联想一案：法院明确指出PA consulting的分析报告不可信[1]

在与某些权利人打交道的过程中，权利人多次引用PA Consulting的报告以证明其真实SEP的实力。但PA consulting是付费报告，本人也从来没有见过其真容。只不过从权利人口里得知的部分报告结论，总是让人觉得匪夷所思。比如，墨丘（北京墨丘科技有限公司）认为某权利人的SEP实力至多排名第8，但PA Consulting认为其排名第一。

英国法院就InterDigital v. 联想一案的判决中明确指出，InterDigital基于PA consulting的3/4/5G SEP分析报告确定其SEP份额（PA 3G 9.5%，PA LTE 9~13%，PA LTE-A 10%，PA 5G 4%），这个结果可能明显高估了其专利实力。

专利分析报告很重要，但其可信度令人担忧。本人认为，公开是提高可行度的唯一方案。希望整个行业，无论是实施人还是权利人或者是运营商、行业主管机构，都能够支持墨丘（北京墨丘科技有限公司）践行公开透明的报告分析理念，持续提供最有公信力的分析报告。

三、最高法院ACT v. OPPO一案：“备而不用”也属专利侵权[2]

高清公司于2018年11月16日以OPPO公司故意拖延涉案六件专利的许可谈判为由，向南京法院起诉，在六案中合计请求法院判令OPPO公司赔偿高清公司人民币3亿4千2百万元人民币。一审法院经审理认定涉案六件专利是标准必要专利并判定OPPO应当支付相应的许可费。二审中，最高人民法院经审理确定了可比协议，并确认涉案六件专利的单位许可费为0.008美元/台，并判决OPPO需支付许可使用费为人民币15390527元，约为高清公司主张赔偿标准的1/22。

据某媒体披露，“本案中，二审判决认定，对于产品中包含的“备而不用”的标准专利技术，客观上已经具有了相关功能，相关产品仍然构成侵权产品，需要支付专利使用费”、“被控侵权人只要将能够支持相关功能的芯片作为零部件用于组装相关型号的被诉侵权产品，则该产品就应认定为属于“实施专利”的产品。”本人在公开的判决书中没有看到上述记载，但经过确认确有其事。

华东政法大学知识产权研究中心主任、教授黄武双则认为前述二审判决认定终端厂商对其产品中“备而不用”构成侵权且需支付专利使用费的认定不具有广泛的普适性[3]。“实际上，“备而不用”的描述方式具有一定的模糊性，从终端制造商视角，若其已采取措施保证在其手机产品关闭（不支持）相应的专利技术功能，即便该专利技术方案客观上仍存在于手机中（实际上是芯片中），不管是终端制造商，还是最终用户都无法从相应的“备而不用”功能中获益，若中国运营商网络未开通相应的功能，该等“备而不用”实际上对终端设备商和最终用户而言就是明确“不可用”，对于“不可用”的标准技术方案，相关产品可认为实际上不构成对该标准技术方案对应专利的侵害。但是，若产品中包含的“备而不用”的标准专利技术对产品的价格、品质有“加持”作用，或者“备而不用”实际上处于随时可以启用状态，终端制造商、最终用户可能随时可以从“备而不用”功能中获益了。从FRAND原则的角度考虑，需要根据相关标准必要专利是否对终端产品有价值增益，根据FRAND原则所蕴含的贡献收益相一致原则，判断专利实施者是否应当支付费用。”

最高法院在本案中关于“备而不用”也属专利侵权的提法，虽然可能带来一定争议，但客观上有利于权利人。

四、最高法院ACT v. OPPO一案：是否提供费率计算依据是判定过错的条件[2]

SEP许可谈判中过错的认定直接影响到禁令是否颁发，也影响费率和赔偿的确定。实际上全球各国均就过错的具体行为出具了相关的指南或指导意见。其中包括：北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》[4]、广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》[5]、国家市场监督管理总局《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定（2023年6月25日公布）》[6]、国家市场监督管理总局《关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）》[1]、欧盟法院就华为诉中兴侵权案件给杜塞尔多夫法院的回复中确认的SEP善意许可谈判框架等。

最高法院在ACT v. OPPO一案关于就如何判定谈判双方的过错指出，

认定权利人在许可谈判中是否存在过错，通常可以综合考虑如下因素：

1) 是否未向实施人发出侵权书面通知便直接提起司法诉讼要求确定许可使用费；

2) 是否对实施人提出的许可请求予以明确拒绝；

3) 在谈判过程中是否对实施人反复以提起侵权诉讼或向法院申请颁发停止侵权的裁决相威胁或直接付诸实际行动；（ 最高人民法院认为“根据行业惯例，一般可在 12～18 个月的合理期限内达成许可协议”）

4) 在谈判过程中是否无正当理由中断谈判；

5) 是否拒绝向实施人披露必要的专利信息（例如一定的标准必要专利数量、示例性的权利要求对照表）；

6) 是否拒绝向实施人公开所主张的许可使用费数额或许可费率的计算依据或计算方式；

7) 在同等条件下向实施人提出的许可条件中的报价是否明显高于或不合理地高于向其他同业竞争对手提出的报价，并拒绝说明理由；

8) 收到实施人的反要约后是否在合理期限内向实施人作出反馈；

9) 是否无正当理由对实施人提出的澄清相关技术问题的要求予以拒绝，等等。

在当前的标准必要专利许可实践中，上述3）、6）、9）是权利人做得最差的。尤其是6），绝大部分权利人都没有做到。

认定实施人在许可谈判中是否存在过错，通常可以综合考虑如下因素：

1) 收到权利人发出的侵权书面通知后是否在合理时间内作出回应，或告知权利人不同意进行协商许可谈判；

2) 收到权利人提出的要约条件后是否在合理时间内作出接受与否的积极回应；

3) 对权利人发出的要约认为不合理的，是否及时向权利人提出其认为公平合理的反要约或许可建议，或者是否将反要约对应的许可使用费及时提存；

4) 是否无正当理由拖延协商或中断协商；

5) 是否向权利人提出明显不合理的许可条件，等等。

在当前的标准必要专利许可实践中，上述3）是实施人做得最差的，或者说绝大部分实施人都没有做到。

最高法院ACT v. OPPO一案认为双方都有过错。法院认为，权利人提供了可比协议及相应的费率，但没有提供相应的证据证明与相关案外主体所达成的许可费率或许可使用费数额是按照何种计算依据或计算方式协商确定；而OPPO在之前提出的370万元的第一次反要约报价基础上提出100万美元的第二次反要约报价。OPPO此次报价显著偏低并且未就计算依据进行详细说明。

显然，无论是权利人的报价还是实施人的反报价都明显缺乏依据。这是中国法院第一次如此明确而具体地指出拒绝提供费率计算依据是一种过错并马上进行了适用。

本人的判断是，过往法院关注浅层次的是否善意的表现，比如是否表达积极谈判的意愿，而现在法院则逐渐从费率计算方式和依据等实质性行为判定双方是否善意，这个动向值得SEP许可谈判各方加以重视。

 

注释

【1】In the High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales，Intellectual Property List (ChD)，Patents Court，[2023] EWHC 539 (Pat)

【2】最高人民法院（2022）最高法知民终907、910、911、916、917、918号

【3】https://mp.weixin.qq.com/s/fqtCb7QPsYfIuvqIncQg-g

【4】 https://bjgy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml

【5】https://sciiip.gdufs.edu.cn/info/1027/1486.htm

【6】//www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10626/202308/content_6897066.html

【7】https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/jgfk/art/2023/art_d11f44862b574b57a9c2e41e4c2d1b0a.html

作者：黄伟才

编辑：Eleven