2022年12月，最高法院对独轮车案（案号：（2021）最高法知民终910号）作出终审判决，为独轮车案画上了句号。“电动独轮自行车”发明专利权无效宣告请求案是国家知识产权局发布的2018复审无效十大案件之一，其中涉及的本国优先权的理解和适用，值得深入思考和研究。本文结合此案，对优先权进行探讨。

法律依据

本文所涉专利经过无效宣告请求审查决定、一审和二审，其法律依据基于2008年修订的专利法，其中第二十九条规定“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”

2020修订的专利法第二十九条，是在2008年修订的专利法第二十九条第二款的基础上增加了“自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内”，即增加了外观设计可以享有本国优先权的规定，其它均同。因此，本文对优先权的探讨同样适用于现行专利法的实施和应用。

一、涉案专利情况介绍

涉案专利名称为“电动独轮自行车”(专利号2011XXXXXXXX.9，以下简称：本专利)。该发明专利技术是由美国人Schen Chen（陈星）完成的，将其在中国申请专利的权利转让给了陈和。陈星就相同主题于2009年10月29日向美国专利商标局递交了美国临时申请和2011年9月15日递交了美国专利申请。陈和于2011年4月1日向国家知识产权提出专利申请。该专利申请于2013年8月21日公告授权，并享有陈和在中国提出的在先申请（申请号：2010XXXXXXXX.0）的优先权，优先权日为2010年9月6日。2017年5月18日专利权人陈和向国家知识产权局提出著录项目变更，将发明人由原来的“陈和”变更为“陈星”。2017年6月5日国家知识产权局相关部门发出手续合格通知书，将本专利的发明人由原来的“陈和”变更为“陈星”。

二、无效宣告请求审查决定

三无效申请人分别向原国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，均认为本专利不应享有本国优先权。专利复审委员会分别审查，认为原将本专利的发明人修改为与美国专利申请相同的发明人的行为，可以推断本专利的技术与美国专利申请的技术具有相同的来源，本专利的申请人陈和与美国专利申请的申请人陈星之间具有权利继受关系，陈星的美国临时申请的申请日早于中国在先申请的申请日，构成与本专利相同主题的首次申请，本专利的权利要求1不能享有本国优先权。基于此，专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定（以下简称：被诉决定）：权利要求1、3、5-8不具备专利法第二十二条第三款所规定的创造性，宣告本专利权利要求1、3、5-8无效，在权利要求2、4、9的基础上继续维持该专利权有效。

三、一审判决

专利权人不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院认定陈星的美国临时申请和美国临时申请的申请日早于陈和在中国在先申请的申请日，被诉决定并无不妥，驳回原告即专利权人的诉讼请求。

四、二审判决

专利权人仍不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院认为，国家知识产权局在二审程序提交的邮件不属于当事人之间订立转让权利的书面合同，不能证明本专利的申请人陈和与美国专利申请的申请人陈星之间存在权利继受关系。本案并无证据证明陈和、陈星存在专利申请、优先权转让的协议，无申请优先权的权利继受事实。权利继受关系的形成属于法律关系的变动，需要通过法律文件确认，不应当通过发明人变更的事实以及个人陈述，推定存在权利继受关系。一审判决及被诉决定认定陈和与陈星（Shane Chen）之间具有权利继受关系，缺少事实依据，本专利享有本国优先权。基于此，最高人民法院作出判决,撤销原国家知识产权局复审委员会的无效宣告请求审查决定和撤销北京知识产权法院的行政判决，判决国家知识产权局重新作出审查决定。

结语

若授权专利享有优先权，其实质意义在于该授权专利所保护的技术方案的保护日期提前至优先权日。能否享有优先权，直接影响专利的新颖性和创造性，即直接影响专利是否具有稳定性，因而直接关系到最终裁决结果，进而成为专利侵权诉讼中判断侵权与否的一大关键因素。

现就本案涉及专利优先权在应用中的启示进行总结：

一、专利优先权系专利申请人的权利，而非发明人的权利，专利申请人必须与在先申请的专利申请人一致；

二、专利优先权基于的在先申请必须为专利申请人的首次申请，必须是专利申请人在《保护工业产权巴黎公约》联盟的一个国家曾正式提出的专利申请，否则不能作为专利优先权的基础；

三、专利优先权可以通过转让（即变更专利申请人）继受取得，但专利申请人的变更是权利继受关系的形成，属于法律关系的变动，该转让行为应当签订书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告，转让自登记之日起生效；

四、技术研发一般时间较长，企业可考虑利用专利优先权的优势提前递交专利申请进行在先申请部署，研发完成后在后申请以享有在先申请优先权的形式递交，需要注意的是在后申请与在先申请的时间间隔限制，发明和实用新型为12个月，外观设计为6个月。

作者简介：

胡世琪

上海申浩律师事务所

律师、专利代理师

138 1851 7598

sherryhu@sunhold.com.cn

作者：胡世琪

编辑：Eleven