目次

一、被告对“禁止反悔原则”的无视

（一）“禁止反悔原则”的出处与演进

（二）“禁止反悔原则”的司法解释及相关指引

（三）本案中的“禁止反悔原则”问题

（四）本案未适用“禁止反悔原则”的原因及结果

二、原告对“优势证据规则”的利用

三、双方诉讼代理人的思维方式差异

四、骄兵必败、哀兵必胜的兵家之道

一、被告对“禁止反悔原则”的无视

“禁止反悔原则”由19世纪末美国法院的判例法发展而来，其产生受到衡平法上“禁反言原则”的影响，之后大陆法系国家在专利侵权诉讼司法实践中逐步引入了“等同原则”，及限制“等同原则”的“禁止反悔原则”，并普遍将“禁止反悔原则”的理论基础归为诚实信用原则。

我国学界亦将“禁止反悔原则”作为民法诚实信用原则在专利侵权诉讼中的具体体现。最高人民法院在司法实践中明确指出“禁止反悔原则”的法理基础是作为民法基本原则的诚实信用原则，其目的在于阻止专利权人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释，即防止专利权人“通过对权利要求或说明书的限缩以确保获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过‘等同侵权’将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围”的“两头得利”行为。

1、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

2、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

3、北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第61-64条：

第61条：被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求中的技术特征是否等同进行判断时，被诉侵权人可以专利权人对该等同特征已经放弃、应当禁止其反悔为由进行抗辩。

禁止反悔原则，是指在专利授权或者无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时，禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。

第62条：专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围，应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。

权利人不能说明专利申请人或专利权人修改专利文件原因的，可以推定其修改是为克服不能获得授权的实质性缺陷。

第63条：专利申请人或专利权人对权利要求保护范围所作的限缩性修改或者陈述必须是明示的，而且已经被记录在书面陈述、专利审查档案、生效的法律文书中。

权利人能够证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

第64条：禁止反悔原则的适用以被诉侵权人提出请求为前提，并由被诉侵权人提供专利申请人或专利权人反悔的相应证据。

在已经取得记载有专利申请人或专利权人反悔的证据的情况下，可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对权利要求的保护范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围。

从“禁止反悔原则”的出处、演进及相关司法解释与指引可知，专利侵权诉讼司法实践中确立的“禁止反悔原则”，某种程度上，其实就是为限制“等同侵权”而设的。而本文讨论的格兰仕诉美格专利侵权纠纷案的关键争点其实就在“等同侵权”问题上。但该案二审判决书中，不管是二审中的被上诉人意见，还是所引用的一审中的被告意见，都没有看到对限制“等同侵权”的最重要的理论——“禁止反悔原则”的论述或提及。而实际上，本案中的“等同侵权”能否成立，恰恰就取决于本案能否以及如何适用“禁止反悔原则”。

如上所述，“禁止反悔原则”主要针对的就是专利权人在授权或确权程序中，为了克服实质性缺陷以及确保授权而对权利要求或说明书的限缩性修改。本案中，专利权人恰恰就是为了确保授权而将原申请文件从属权利要求2-5的技术内容一字不落地放入到了原独立权利要求1中，其所要克服的正是审查意见提出的“缺必特”的实质性缺陷。我们暂且不论审查意见说的对与不对，但专利权人当时的修改确实是为了克服实质性缺陷而做的修改，所以，该修改应当适用“禁止反悔原则”，是确定无疑的。

而审查意见提出的“缺必特”问题对与不对，其实主要在于对原独权技术方案的技术问题如何界定。正如，本案庭审[1]中上诉人，亦即一审原告诉讼代理人所说，对于更好地铆紧磁控管上盖的技术问题，之前的现有技术都是用冲压的方式实现，而本发明的技术贡献就在于在铆盖模具（一种铆紧磁控管上盖的工具，参见下图1、2）的机械结构中创造性地引入了杠杆原理，实现了对磁控管上盖更好的铆紧效果，从而提高磁控管（参见下图3）的成品率。

也就是说，其独权技术方案的技术贡献，亦即发明构思是在于如何在铆盖模具中用上杠杆原理，而不是具体采用什么力矩方案实现杠杆原理。“用杠杆原理压紧磁控管上盖”替代“传统的用冲压方式压紧磁控管上盖”，与具体采用何种力矩方案实现杠杆原理，完全是两个层次上的两个技术问题。涉案专利的原独权技术方案恰恰针对的就是前者而非后者，这也正是原告诉讼代理人在庭审中一再表述，并且也使法官最终相信了的说法。

而如果针对的是“用杠杆原理压紧磁控管上盖”替代“传统的用冲压方式压紧磁控管上盖”的技术问题，那么原独权完全没有必要将原从权2-5的技术内容全都补入到原独权1中。也就是说，但凡专利权人在答复实质审查意见时能稍做争辩，能有理有据地向审查员指出原独权实际要解决的技术问题。那么原独权其实只要稍做修改，甚至不用修改也能克服审查意见提出的“缺必特”问题。

但实际上，专利权人在答复实质审查意见时并没有做出相应争辩，而是对审查意见照单全收，即认为自己的原独权1就是“缺必特”的，所以就需要按照审查意见的要求将从权2-5的技术内容补入到原独权1中，也就等于间接地，并通过书面文件的形式正式承认了，其获得授权的专利权利要求1的技术方案要解决的技术问题不是“用杠杆原理压紧磁控管上盖”替代“传统的用冲压方式压紧磁控管上盖”，而是具体采用什么力矩方案实现杠杆原理，亦即原从权2-5中描述的力矩方案的具体内容。而这恰是典型的“禁止反悔原则”的适用情形，亦即专利权人在之后的专利侵权诉讼中，就其授权专利的权利要求1要求保护的技术方案，只能针对技术方案中限定的具体的带有“传动杆”的力矩方案，而不能针对未带有“传动杆”的力矩方案，或以其他方式实现的力矩方案。

本案中，被上诉人的诉辩意见几乎只字未提“禁止反悔原则”的适用问题，但实际上，本案上诉人在涉案专利的实审答复中，恰恰就是为了克服审查意见指出的实质性缺陷，而将“传动杆”及其相关技术特征加入到了修改后的权利要求1中的，是属于典型的“禁止反悔原则”适用情形。所以理论上专利权利人就不能再将不带有“传动杆”的其他方案，以手段、功能和效果基本相同为由，重新纳入专利权的保护范围。但因为本案被诉侵权人的诉讼代理人自始至终对“禁止反悔原则”只字未提，而北京高院《专利侵权判定指南》第64条1款又明确指出，禁止反悔的适用以被诉侵权人提出请求为前提，并由被诉侵权人提供专利申请人或专利权人反悔的相应证据。也就是说，对于“禁止反悔原则”，如果被诉侵权人未提出请求，法院或法官不能主动适用。所以笔者以为，虽然被诉侵权人在诉辩中提出了很多不侵权的抗辩，但唯独遗漏的这个“禁止反悔原则”的抗辩理由，可能才是导致其最终败诉的关键原因。

二、原告对“优势证据规则”的利用

与本案被上诉人（一审被告）不同的是，本案上诉人（一审原告）在一审败诉后，在情势极为不利的情况下，却能想办法、找机会、造舆论，穷尽各种可利用的手段、规则，使得二审结果最终发生翻转，并获得胜诉。

对于本案上诉人的最终胜诉，笔者认为，其诉讼代理人对“优势证据规则”的利用和拿捏，很值得一说。

虽然“优势证据规则”更是英美法系下的民事诉讼证明标准，我国司法实践中民事诉讼证明标准更多还是“高度盖然性规则”。而且之前与“优势证据规则”比较贴近的司法解释条款，即2001版《关于民事诉讼证据的若干规定》第73条，已经在新版的《证据规定》中被删除。但“优势证据规则”的法理逻辑，并不会因为相关司法解释条款的删除而消失，尤其是法官的内心确认也并不会因为司法解释不释明就没了一些基本的判断准则，因为该规则本质上就是法官内心对双方所举证据的证明力进行判断时的采信规则，即当证明某一事实存在或不存在的证据的证明力，比反对的证据的证明力更强，就由法官采用证明力更强一方当事人所列举的证据认定案件事实的规则。

本案中，上诉人对专家辅助人制度的利用，并通过专家辅助人意见实现了对“整体等同”的主张，很大程度上就是对“优势证据规则“”的合理运用。优势证据不在于证据的绝对优势，而在于证据的相对优势，就比如99分与95分虽然都是高分，但99份并不比95分具有明显优势，所以在优势证据规则下，也很难判99分的证据赢；虽然50分和5分都是低分，但在优势证据规则下，50分的证据相对5分的证据通常就能取胜。因为所谓的大小轻重都不过是人的主观判断，从来没有客观上的大或客观上的小，泰山相对于地球不可谓不小，蚂蚁相对于细菌不可谓不大。所以，对任何一件证据的证明力评判也必都是相对而言的，“相比较而言之”是任何对事物大小轻重的评判，回避不了也逃脱不掉的底层逻辑。

本案中，在上诉方的诉讼代理人拿出专家辅助人意见作为相关证据后，被上诉方的诉讼代理人几乎没有拿出任何像样的反证。虽然上诉方主张“整体等同”的相关证据差强人意，最多能打50分，但因为被上诉方几乎没有给出任何有针对性的反证，只能打0或1分。所以不论“优势证据规则”是否在我们的司法体系中被确认过，法官最终还是基于该规则的底层逻辑，使上诉方的相关证据和主张都得到了采信。

三、双方诉讼代理人的思维方式差异

双方诉讼代理人的思维方式差异，在本案中，实际上就是律师（上诉方的诉讼代理人）与专利代理师（被上诉方的诉讼代理人）的思维方式差异。因为笔者也算是从业近十年的老专利代理师了，同时也是刚踏入律师行业的新律师，虽然对律师思维及诉讼业务还谈不上熟悉，但毕竟对专利代理师的思维和工作方式还是比较熟知的，所以也就对两者之间的这种差异相对常人更加敏感。

其他的不用多说，其实仅由前文两点就可以直接得出这样一个结论，专利代理师的思维中更多是事实，而律师的思维中更多是博弈。专利代理师的日常工作决定了其看到的更多是静态的、客观的事实，因为专利代理师在日常工作中用的最多的就是客观性思维，是就是，不是就不是。但律师日常从事的诉讼工作往往更是一个各种因素相互影响、各种可能都会发生的动态博弈，所以律师更善于“操两能之说”在各种动态博弈中寻找机会，甚至会创造性地使用一些非常手段去赢得诉讼。而本案二审判决书中双方诉讼代理人的诉辩意见就恰恰印证了这一点，作为被上诉方诉讼代理人的专利代理师自始至终都在强调一些客观事实，认为基于侵权判定的全面覆盖原则，被诉讼侵权产品客观上就不构成侵权；而作为上诉方诉讼代理人的律师则花样百出，一会拿出相关商业秘密案件的判决结果，一会又给出专家辅助人意见，在各个方向上旁敲侧击，就像一个经验丰富的拳击老手，很懂得即使实力不够，也是有可能通过点数获胜的。

所以说，作为原、被告双方诉讼代理人的律师和专利代理师的不同思维方式和思维习惯也可能是决定该案二审结果的一个重要且关键的因素。

四、骄兵必败、哀兵必胜的兵家之道

诉讼很多时候就像打仗，胜负之计不但在于双方的客观实力，也在于主观心态。古今中外，但凡以少胜多的经典案例，大多都是实力更强一方主观上的轻敌所致；而诉讼中，某一方把原本稳操胜券的官司打输了的原因，多半也都是因为其主观心态上的怠慢所致。

本案被上诉方在获得一审胜诉结果后，肯定以为二审结果也会十拿九稳，所以就只请了一位专利代理师作为诉讼代理人。而上诉方当然也明白想要在二审中翻盘，肯定需要付出巨大努力，所以不但请了知名律所的两位律师，还请了知名高校的多位教授作为专家辅助人。最终由一个专利代理师在专利侵权诉讼程序中应战另一个可堪豪华的诉讼团队，结果当然是可想而知。

所以说，一方过分轻敌，一方充分重视。大概也是本案二审诉讼中双方高下可判的关键因素之一。

注释

【1】格兰仕诉美格专利侵权纠纷案二审庭审视频https://tingshen.court.gov.cn/live/34611693（中国庭审公开网）

作者简介：

张应刚

北京高文（大连）律师事务所 律师、专利代理师

zhangyinggang@globe-law.com

18900994556（微信同号）

作者：张应刚

编辑：Eleven