目次

一、等同判断中的次序问题

二、等同判断中的标准问题

三、等同判断中的主体问题

四、等同原则与全面覆盖（全部技术特征）原则的关系问题

五、对北京高院《专利侵权判定指南》第44条的修改建议

一、等同判断中的次序问题

北京高院《专利侵权判定指南》第50条指出，在判定是否构成等同侵权时，对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动应当依次进行判断，但手段、功能、效果的判断起主要作用。

该条款通常并不太能引起人们注意，或者多能引起人们注意的常在其后半句，即“手段、功能、效果的判断起主要作用”。但笔者提请大家注意的是，这句话的前半句才是暗含玄机，才是等同侵权判断的要义所在，而这个要义所在就是“依次”两字，即等同侵权判断要先看技术手段，再看功能与效果，而不能反着来。正如该《指南》第45条3款所指出的，“在是否构成等同特征的判断中，手段是技术特征本身的技术内容，功能和效果是技术特征的外部特性，技术特征的功能和效果取决于该技术特征的手段。”所以说，手段是内在的根本的，功能和效果则是外在的表面的，所以在做等同判断时绝不能先入为主，先从外在的功能和效果下判断，然后再倒推判断内在的手段是否相同。而如果不管先后次序，就先从功能和效果下判断，那难免会受“后见之明”的影响。所以恰当的做法应该是，要么严格按照先后次序进行判断，即先不管功能与效果，而只从客观层面判断权利要求中具体描述的技术手段是否等同；要么先假设各自有不同的功能或效果，然后再以具有不同功能或效果为前提，去判断各自的技术手段是否相同。

正如儒家经典《大学》所言，物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。所以笔者认为等同判断中的次序问题至关重要，而本案中能得出技术手段基本相同的结论，笔者认为很大程度上正是因为法官对两个待对比技术特征的功能效果先入为主了，是从表面上看到的功能和效果的基本相同倒推出的手段的基本相同，有明显的后见之明和事后诸葛亮之嫌。

二、等同判断中的标准问题

北京高院《专利侵权判定指南》第46-49条对等同判断的相关标准均有清楚论述。但笔者认为判断标准问题同样也应内外有别，即应将作为技术特征之技术内容的内在手段与作为技术特征之外部表现的外在功效，进行区分对待。具体说，功能效果上可以大而化之，但技术手段上则应当条分缕析、层次分明。而且依据判断的前后次序，如果手段上不能达到基本相同，则功能效果就不必再看，而只有手段基本相同才有必要进一步考察功能效果是否基本相同的问题。

所以说，相比功能效果的等同判断标准，技术手段的等同判断标准更加重要，而且往往有一子定乾坤的作用，所以更需要有一个相对细化和明晰的判断标准，比如，两个技术手段在客观上是否同属一个技术类别，工作原理是否相同，是否存在简单的直接替换关系，两个技术手段相互替换时是否需对各自技术方案的其他部分作出重新设计等。也就是说，只要将内在的手段是否等同的问题解决了，外在的附着在手段之上的功能和效果问题就不在话下，进而整个技术特征的等同问题也就会迎刃而解。

三、等同判断中的主体问题

北京高院《专利侵权判定指南》第45条指出，等同特征，是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。

虽然该条款前半句中并未指出判断主体的问题，但后半句明确说“本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到”。可见，整句话的主语，亦即等同判断的主体就是指“本领域普通技术人员”。但在格兰仕诉美格案及相关类案中，法院指定的鉴定人或专利权人聘请的专家辅助人往往都并非本领域普通技术人员，而多是该领域的技术专家或学者教授。

在笔者看来，对于这些高段位的专家学者，很多东西都是显而易见且道理想通的，而以专家学者的视角和以本领域普通技术人员的视角评判同一技术手段时，结论显然会大有差异。因为类似的在外观设计专利的相似性判断中，现有制度也是明确要求判断主体应是“普通消费者”，亦即对该外观设计具有一般普通认知的人，而不能是由专业的设计师去评判。虽然等同判断与外观设计专利相似性判断的法律逻辑略有不同，但两者有一个共通的道理就是，对判断主体必须慎重选择，不同判断主体对同一事物得出的评判结果很可能会截然相反。由此，笔者不得不怀疑，格兰仕诉美格案及其相关类案中这种由知识水平显然高于本领域普通技术人员的专家学者做出的等同认定是否合情、合理、合法？或者说，这种等同判断的主体到底应该是谁才更合适？

为了让读者有一个大体判断，我们不妨看一看两份判决书中不同法官分别对专家辅助人意见和鉴定意见的论述。

格兰格诉美格案中，二审判决是这样写的，关于专家辅助人意见，二审庭前询问过程中，广东某公司申请北京理工大学机械与车辆学院副教授黄某以及清华大学机械工程系副教授索某作为专家辅助人参加询问，就机械领域连杆结构和凸轮结构是否为可以相互替换的常见机械设计手段发表了意见，广东某公司和中山市某公司对黄某和索某进行了询问。黄某发表意见称，在机构学的领域，讲完连杆结构就是凸轮结构，两者是比较常见的传动结构，凸轮和连杆结构之间的替换在机构学领域是基本常识。索某发表意见称，高副低代在大学课程中是基本的知识，高副是点和线接触实现机械传动的形式，低副是平面接触的形式，两个传动形式可以转换和变化，低副用高副替代，高副也可以用低副替代。黄某与索某的上述意见客观合理，本院将在评判相关问题时对上述意见予以考虑。

另一类案，八音盒案中的鉴定结论为，机芯总厂专利与金铃公司装置在工作原理、方法上是一样的，在具体结构上，分别采用了导向板和防震限位板，这两个重要零件在加工中起的主要作用是：磨轮导向、防震、定位，二者的主要功能是基本一致的。导向板与防震限位板的主要工作面的结构形状是相似的，呈梳缝状。在机芯总厂专利中导向板具有工件（盲板）支承功能，有利于削弱工件的加工振动，提高加工质量。金铃公司装置中，工件安装在工件拖板上，与机芯总厂专利比较，很难看出金铃公司装置有明显技术进步。二者技术特征的不同之处，对具有机械专业知识的普通技术人员而言，无需创造性的劳动就能实现。

不难看出，两案中专家学者们所认为的等同理由，都是基于技术原理一致，以及不同结构或功能可以概括包含在同一上位概念中的这种抽象认知。这显然是具有更高专业理论水平的专家才更擅长的，而绝非本领域普通技术人员所当然能想到或概括得出的。

四、等同原则与全面覆盖（全部技术特征）原则的关系问题

全面覆盖原则与等同原则绝非等量齐观的并列关系，而是主从关系、从属关系。等同原则只是全面覆盖原则的衍生品和附属品，没有全面覆盖原则就没有等同原则适用的条件和意义，而等同原则恰恰是对派生出全面覆盖原则的较极端的“周边限定原则”相对于另一极端的“中心限定原则”的回调。所以说，在实际的专利侵权判定中，等同原则永远都是一个辅助角色，起一种辅助作用，只有全面覆盖原则下的相同侵权搞不定时，等同原则才会出马，看是否能修正为等同侵权，而等同原则本身绝没有单独适用或先于全面覆盖原则适用于专利侵权判断的可能和余地。

所以说，在专利侵权判定中全面覆盖原则与等同原则适用的次序绝对不能颠倒，否则，必然容易出现背离专利侵权判定的基本原则——全面覆盖原则的裁判结果。

五、对北京高院《专利侵权判定指南》第44条的修改建议

北京高院《专利侵权判定指南》第44条原文如下：

在专利侵权判定中，在相同侵权不成立的情况下，应当判断是否构成等同侵权。

被诉侵权技术方案构成等同侵权应当有充分的证据支持，权利人应当举证或进行充分说明。

对该条第2款笔者没有什么意见建议，对第1款笔者想建议修改如下：

在专利侵权判定中，在相同侵权不成立且被诉侵权技术方案至少在形式上符合全面覆盖原则条件的情况下，应当判断是否构成等同侵权。

笔者之所以做如此建议，主要在于原条款容易给人造成这样的错觉，即只要不成立相同侵权，就应当直接拿等同侵权的条件去判断。但两者之间实际上还隔着一个根本就不符合全面覆盖原则的形式要件，可以直接判定为不侵权，而无需动用等同侵权判断的可能事实。

我国现行专利制度中全面覆盖（全部技术特征）原则是专利侵权判定的基本原则，在适用全面覆盖原则情况下，可能会出现相同侵权或等同侵权两种结果。相同侵权是在满足全面覆盖原则形式要件下，进行逐一对比的各个技术特征均相同，则被诉侵权技术方案在整体上构成相同侵权；等同侵权是在满足全面覆盖原则形式要件下，进行逐一对比的各个技术特征中至少有一个不相同，在进一步引入等同判断原则后，如果经判断认定该一个或多个相对比的技术特征构成等同而非不同，则被诉侵权技术方案在整体上构成等同侵权。但得出前述两种结果有一个共同的前提就是，要适用全面覆盖原则，至少要满足全面覆盖原则的形式要件，而如果连全面覆盖原则的形式要件都不能得到满足则可以直接给第三种结论，即判定被诉侵权技术方案不构成侵权，而无需再进一步去适用相同侵权或等同侵权的具体判定规则，即无需再去做技术特征的逐一比对。

恰是基于上述原因，笔者提出在适用等同侵权判断规则之前，务必先做全面覆盖原则形式要件上的考察。因为，相同侵权往往简单明了，如果被诉侵权技术方案单纯就是相同侵权，那在套用全面覆盖原则时一眼即可望出。但等同侵权，由于在等同认定上存在的种种可能和问题，比如，因为对技术特征颗粒度的划分不同，就会有是否为“整体等同”的争议，以及“整体等同”是否恰当的争议。而在直面这种复杂且不确定问题前，我们为什么不先用“是否满足全面覆盖原则形式要件”这个“简单筛子”做一下筛选？而对那些可以直接筛除的根本就不满足全面覆盖原则形式要件的被诉侵权技术方案，我们为什么还要再用“复杂且不确定”的等同判断去劳神费心地得出一个可能并不靠谱且极具争议的结论？

作者简介：

张应刚

北京高文（大连）律师事务所 律师、专利代理师

zhangyinggang@globe-law.com

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作者：张应刚

编辑：Sharon