品牌荣耀，智慧聚焦，在众多品牌商标保护领域专家学者、法务同仁、律师朋友的关心与支持下，第二届知产前沿商标论坛（IFTF 2024）于北京中成天坛假日酒店圆满闭幕！

此次活动由 YIP Events & 知产前沿新媒体 & 合规Plus 联合主办，为期两天整的论坛以“商标力量：赋能品牌价值，引领创新未来”为主题。

在1月19日的论坛上，迈威生物知识产权负责人唐了平为本次大会带来“医药行业商标注册与使用”主题演讲。知产前沿现将唐老师的现场主题发言内容整理成文，供知识产权业内人士参考学习。

如需购买两天大会直播回放，欢迎点击下方“阅读原文”或联系工作人员Sharon：chanyinig_930。

目次

一、医药行业商标注册

（一）药品通用名称、商品名称、商标关系

（二）药品商标可注册性探讨

（三）制药企业商标注册类别的选择

二、医药行业商标使用

（一）不加注®️的商号算商标性使用吗？

（二）药品商标，在研发阶段该如何使用呢？

（三）在商标法修订草案背景下，储备的药品商标该如何管理？

对于医药企业，药品是关乎公众生命健康和安全的一类特殊商品。药品商标的注册是药品经营企业对药品知识产权保护的重要手段，对于保障临床用药安全、维护公众合法权益有着重要作用。本文结合了药品商品的特殊性，通过相关案例分析药品商标申请与使用过程中常见的情况，为医药企业合理有效地申请注册商标和使用商标，提高商标注册几率和使用提供些许思路和思考。

一、医药行业商标注册

（一）药品通用名称、商品名称、商标关系

1、药品通用名称、商品名称、商标定义

在我们日常生活中，大家都会接触到药盒，那如何看懂药品包装上的名称？其实对于药盒上体现什么样的内容以及如何去体现，相关法律法规有很多规定。以下图药物为例，来区分药品通用名称、商品名称、商标的关系。

该药品的通用名称是——德谷门冬双胰岛素注射液；商品名称是——诺和佳、畅充；Ryzodeg、FlexTouch；商标——诺和佳、畅充，Ryzodeg、FlexTouch；诺和诺德及图整体。

药品通用名称、商品名称、商标，三者归口管理部门不同、命名原则不同以及法律性质与作用不同。

具体来说，药品通用名称：1）不采用药品的商品名（包括外文名和中文名）；2）药品的通用名（包括INN）及其专用词干的英文及中文译名也均不得做为商品名或用以组成商品名，用于商标注册。

药品商品名称：1）由汉字组成，不得使用图形、字母、数字、符号等标志，以及不得使用《商标法》规定不得使用的文字；2）药品商品名称不得使用暗示疗效、治疗部位、表示剂型/质量/原料/功能/用途特点等3）也不得与药品通用名音似或形似，以及不得与他人商标名称相同或相似的；另外，实际操作中需要为注册商标。

对于医药行业，商标包括药品商品名注册商标、其他注册商标，其他注册商标比如企业字号商标。

2、药品通用名与药品商标的冲突

《药品管理法》第29条规定：已经作为药品通用名称的，该名称不得作为药品商标使用。《中国药品通用名称命名原则》第8条规定：药品的通用名（包括INN）及其专用词干的英文及中文译名也均不得做为商品名或用以组成商品名，用于商标注册。从药品相关法律法规上来看，绝对禁止了药品通用名称用于药品商标的注册。

《商标法》对于这块规定有相对比较清晰的脉络， 1982年-1993年规定，涉及通用名称的文字和图形，不得进行商标注册；2001年，允许注册但是需经过使用取得显著性特征，便于识别，可以进行商标注册，同时无权禁止他人正当使用该通用名；2013年修改后，在2001年允许注册的基础上，增加了任何人/单位可向商标局申请撤销。可以看出商标法，并未排斥通用名称注册为商标的可能性。

这样可能会出现商标显著性淡化、变为药品通用名。如先为药品商品名称且注册为商标，后续因为被多数消费者/其他药企误认为是通用名称，被《国家药品标准》收录作为药品通用名称，比如阿司匹林、美瞳等。

还可能会出现，药品通用名称，全部或部分词干被注册为商标的情况。申请注册商标时，已经是药品法定通用名，商标最终维持有效是由于商标权利人多层次的保护措施，未使得其被通用化，仍具备显著特征。

比如荣昌制药第11377130号诉争商标（“肛泰”）核定使用于“人用药、中药成药”商品上。上海盛康医院认为“肛泰”系药品通用名称，构成《商标法》第11条第1款第1项情形，应宣告无效。

商评委裁定认为诉争商标“肛泰”不属于药品领域内的通用名称，且未直接表示商品的功能、用途等特点，具有商标应有的显著特征，未构成《商标法》第11条第1款第1项情形，维持有效。

上海盛康医院不服向北京知识产权法院提起了行政诉讼，北京知识产权法院经审理，判决驳回了上海盛康医院诉讼请求，维持了商评委裁定有效。但北京知识产权法院观点与商评委有很大区别，北京知识产权法院首先认可了在诉争商标申请日前，“肛泰”已是药品通用名称，且属于法定的通用名称；但是“肛泰”经荣昌的使用，仍能起到区分商品来源的作用，具备商标应有显著特征，可以作为商标使用。

北京知识产权法院认为荣昌采取了阻却“肛泰”这一药品通用名称被通用化的保护措施；目前市场上除荣昌制药外，未有其他市场主体合法生产的“肛泰”药品投放市场，“肛泰”虽属药品通用名称，实际未被通用化，其对于消费者和同业经营者而言，不仅仅是指代一种药品，更重要的是指向了特定的生产者荣昌。

另外，也发现在实践中，药品通用名专用词干也可以成功注册商标。比如Motine——莫汀，喹啉衍生物类（抗疟）的词干，Xoetine——西汀，氟西汀类（抗抑郁）的词干。它们在不同的时期都被成功注册为了商标。

3、药品商品名称与注册商标冲突

《商标法（2021年）》第6条规定：法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售。《商标一般违法判断标准（2022年）》第4条里面规定了卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝以及电子烟等新型烟草制品必须使用注册商标，未在中国核准注册的，不得在中国生产、销售。即商标法及其下位法并未规定药品必须要使用注册商标。

《药品管理法》2001年至今，未提及任何关于药品必须使用注册商标内容。《药品说明书和标签管理规定（2006年）》第二十七条规定：药品说明书和标签中禁止使用未经注册的商标以及其他未经国家食品药品监督管理局批准的药品名称。2007年对应问题解释：第二十七条所述的未经注册的商标包括所有未取得《商标注册证》的商标。即药品管理法并未提到药品必须要注册商标。药品管理法下位规定有要求药品必须要注册商标。

实际情况是医药企业在向药监部门提交新产品包装备案时，药监部门会要求医药企业提交商品名的商标注册证书。但是，上述规范性文件创设的要求药品必须使用注册商标规定似乎并无明确的上位法依据，其合法性显然值得商榷。

（二）药品商标可注册性探讨

在实践中发现，不少医药企业在注册药品商标时，会选用让消费者联想到产品功能、用途等等，应尽量避免药品商标违反《商标法》第十条、第十一条禁用禁注条款的规定，以下情况作参考。

违反《商标法》第10条1款第（7）项规定的情况

《商标法》第10条第1款第（7）项规定“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的，不得作为商标使用”。实践中有以下情形会被认定为违反该规定：

违反《商标法》第10条1款第（8）项的规定的情况

《商标法》第10条第1款第（8）项规定“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的，不得作为商标使用”。实践中有以下情形会被认定为违反该规定：

违反《商标法》第11条1款第（1）项规定的情况

《商标法》第11条第1款第（1）项规定“仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志，不得作为商标注册”。实践中以下情形会被认定为违反该规定：

违反《商标法》第11条1款第（2）项规定的情况

《商标法》第11条第1款第（2）项规定“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的，不得作为商标注册”。实践中以下情形会被认定为违反该规定：

（三）医药企业商标注册类别的选择

医药企业需根据定位来选择商标注册类别。以深圳中联广深医药（集团）股份有限公司、国药集团中联药业有限公司的纠纷来作参考。

事由是国药集团以其在先注册商标“中联”（第5类）构成近似商标等为由，请求无效宣告深圳中联广深（第35类）第11988514号“中联大药房”商标。

商评委裁定认为诉争商标核定使用的“药品零售或批发服务”与引证商标核定使用的“中成药”等核定使用的全部商品在商品和服务的内容、方式、目的等方面不同，不属于类似服务和商品，故上述商标共存未违反《商标法》第三十条的规定。

案件起诉到法院，一审法院认为诉争商标与引证商标共存于市场会造成相关公众混淆误认，构成使用在类似服务上的近似商标，违反了《商标法》第三十条的规定。

二审法院认为虽然诉争商标与引证商标在文字、发音等方面较为接近，商标标志构成近似，但诉争商标与引证商标二至四核定使用的商品在区分表中属于不同类似群组，且诉争商标核定使用的“药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务”与药品商品在经营方式、提供者等方面存在差异，故未构成使用在类似商品和服务上的近似商标，诉争商标的注册未违反《商标法》第三十条的规定。

二审法院进一步评述，第35类服务最重要的特点在于相关服务是为他人提供的，而非为权利人自身业务需求从事的有关行为。一般类型的商品生产企业，仅以制造或者销售自己的商品为经营范围的，不从事为其他市场主体或者个人提供广告服务、商业管理辅助等服务的，无需在第35类相关服务上申请注册商标，其对自身商品的销售不视为该类所指的服务。

由该案例得知，在选择商品或服务类别时对于制药企业（研发、生产）来说，涉及的核心类别为第5类（药品），关联类别为第35类（广告、零售批发服务）和第42类（研发服务）；对于药品经营企业（销售/零售/批发），涉及的核心类别为第35类（广告、零售批发服务），企业可根据需求去选择合适的类别。

二、医药行业商标使用

（一）不加注®️的商号算商标性使用吗？

“赛诺菲”商号已经为注册商标，那么在商品包装上显示 “赛诺菲”文字不加注®️的商号算商标性使用吗？如下图药品包装盒。

商号是否属于商标性使用，要看能否起到识别商品来源。比如赛诺菲（SANOFI）和深圳市赛诺菲环保科技有限公司的纠纷。

赛诺菲以其在先注册商标（第5类）构成驰名商标，请求无效宣告深圳市赛诺菲环保科技有限公司（第11类）第21671066号“赛诺菲 Sanofi”商标。

商评委裁定认为赛诺菲公司提交证据大多是将“赛诺菲”“SANOFI”作为商号使用，其余有效证据不能证明在诉争商标申请注册之前，原告的引证商标经使用已被相关公众所熟知，维持被申请人商标有效。

北京知识产权法院认为药品上使用“赛诺菲”“SANOFI”属于商标性使用，原因是：1、药企在药盒上共同使用商号和药品商品名商标是行业惯例，且商号商标作用为识别来源，商品名商标作用识别来源和区分药品种类；2、标注注册商标标志不是我国法律法规强制性规定；3、对于是否属于商标性使用，主要看能否起到识别商品来源的作用。

（二）药品商标，在研发阶段该如何使用呢？

从常规意义上说，仅在研发阶段的药品商标使用不算作商标法意义上的使用，从一些案例来看以下法条可能可以作为医药企业抗辩理由，《商标法实施条例》第六十七条：下列情形属于商标法第四十九条（撤三条款）规定的正当理由：

（一）不可抗力；

（二）政府政策性限制；

（三）破产清算；

（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。

比如艾拉格森研究所和上海欧米尼医药的纠纷。上海欧米尼医药（被申请人）因“OMNI及图”商标被撤销，申请复审。

商评委认为被申请人在新药研制尚未完成的情况下，虽然无法使用复审商标，但结合在案证据可以证明被申请人已经在为“沙美特罗替卡松吸入粉雾剂”等药品进行前期研发，属于药品全面用于临床使用前期必经过程，属于《实施条例》67.4规定的“其他不可归责于商标注册人的正当事由”，予以维持注册。

再比如北京派德铭知识产权代理有限公司和深圳艾欣达伟之间的纠纷。北京派德铭知识产权代理有限公司（申请人）因“ASCENTA”商标在撤三程序中维持，申请复审。

商评委认为被申请人作为专业的医药企业，其对药品行业相关法律法规对产品上市销售的限制条件等理应事先知晓，即因研发的药品尚未取得药品注册证书而不能上市销售，具有不使用的正当理由不能成立，不属于《实施条例》67.2规定的政府政策性限制，最终予以撤销。

从上述案例看，对于药品商标在研发阶段的使用是否算作商标权利人具有真实使用商标的意图，商标局并未有统一的标准；同时也与商标权利人向商标局提交的证据有较大关系。

（三）在商标法修订草案背景下，储备的药品商标该如何管理？

根据商标法修订草案，以下几条新增条文值得大家关注，其进一步给医药行业带来新的问题和考验。

首先是强化商标使用义务，即主动使用和承诺使用的义务的条文：

第五条：【商标注册申请】自然人、法人或者非法人组织在生产经营活动中，对在其商品或者服务上使用或者承诺使用的商标需要取得商标专用权的…

第六十一条：【说明商标使用情况】 商标注册人应当自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月内，向国务院知识产权行政部门说明该商标在核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由…

同时还增加了禁止重复注册的条文：

第十四条：【注册条件】…除另有规定外，同一申请人在相同商品或者服务上应当只注册一件相同商标。

第二十一条：【禁止重复注册】 申请注册的商标不得与申请人在同一种商品上在先申请、已经注册或者在申请日前一年内被公告注销、撤销、宣告无效的在先商标相同。但有下列情形或者申请人同意注销原注册商标的除外…

众所周知，药品研发具有风险大、周期长等特点，且药品商标注册时机会随着药品研发试验结果而发生变化。从实践来看，医药企业向药监管理部门提交药品注册时，药监管理部门会要求医药企业提交商品名的商标注册证书，由于商标注册需要一定时限，所以医药企业会预先选择合适的商品名去提交商标注册申请，将注册成功的商标作为储备药品商标，以应对药监管理部门的要求。如前所述，仅在研发阶段的药品商标使用不算作商标法意义上的使用，甚至不能算是不使用的正当理由，也无法选择再次注册，所以在商标法修订草案背景下，面对强化商标使用与禁止重复注册的条款，医药企业储备药品商标的管理难度将进一步加大。

作者：唐了平

编辑：Eleven