在刚刚过去的2023年，美国联邦最高法院和联邦巡回上诉法院审理了一系列重要专利案件。这些判决为美国专利法诸多方面提供了新的解读，将对未来的案件产生重大影响。对于中国企业来说，及时了解这些案例，并相应调整在美国的专利布局及诉讼策略，不失为当务之急。

在此背景下，知产前沿新媒体特别邀请盛智律师事务所硅谷及上海办公室合伙人陈维国、盛智律师事务所硅谷&华盛顿办公室资深法律顾问黄新员、盛智律师事务所硅谷办公室资深律师邱方舟、盛智律师事务所硅谷办公室律师尚鹏举、盛智律师事务所华盛顿办公室律师李洋、盛智律师事务所上海办公室律师罗文君以“2023年度美国重要专利案件回顾”展开直播分享。

会上，五位嘉宾为大家分享、探讨了In re: Cellect LLC、VLSI Technology LLC v. Intel Corp.、Centripetal Networks LLC v. Cisco Systems Inc.以及Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp.。知产前沿现将本次直播内容整理成文，供各位读者朋友参考学习。

如需获取本次活动PPT资料，请关注“知产前沿”公众号，回复关键词“2023案件回顾”获取。

目次

一、VLSI Tech. LLC v. Intel Corp.【No. 22-1906 (Fed. Cir. Dec. 4, 2023)】

二、Amgen Inc. v. Sanofi 安进公司诉赛诺菲案

三、Ironburg Inventions LTD., v. Valve Corporation

四、In Re: Cellect, LLC

五、Centripetal Networks v. Cisco Systems

一、VLSI Tech. LLC v. Intel Corp.【No. 22-1906 (Fed. Cir. Dec. 4, 2023)】

（一）背景简介

本案的发展纪实如下：

2019年4月11日，VLSI在西德州地方法院起诉英特尔专利侵权；

2021年2月至3月，陪审团对案件作出了裁决；

地方法院裁决英特尔确实侵犯了VLSI的专利，专利号7,523,373(“373专利”)；根据等同原则，地方法院裁决英特尔侵犯了VLSI的专利，专利号7,725,759(“759专利”)；法院判决VLSI共约22亿美元的赔偿，其中373专利是15亿，759专利是7亿；

2022年6月15日，英特尔向联邦上诉法院提出上诉。

（二）上诉阶段的争议焦点

上诉阶段中，英特尔主要提出4个异议。一是“是否有确凿证据证明英特尔确实侵犯了373专利”，联邦上诉法院已经确认。二是“是否有确凿的证据支持英特尔在等同原则下侵犯了759号专利”。三是西德州地方法院是否滥用了自由裁量权，拒绝英特尔的抗辩，即VLSI的损害赔偿专家偏离了经济上合理的方法。四是西德州法院是否滥用其自由裁量权，不允许英特尔增加其在地区法院诉讼期间提出的许可抗辩。

（三）等同原则下的侵权

原判决中关于依据等同原则判决英特尔侵权的裁决，在上诉判决中被推翻了，意味着VLSI的DoE理论在法律上是失败的。依据等同原则下，侵权事实需要有三个元素：

一是必须限制具体的、专利的个别特征；

二是等同原则必须证明专利特征的功能、方式和结果基本上相同；

三是关于所申请发明和被指控装置之间具有差异的无实质性的具体证词和关联论证。

关于必须是限定在具体专利特征的问题，759专利要求称“第一主设备”向“可编程时钟控制器”发送“更改时钟频率的请求”，VLSI认为：“第一主设备”是英特尔的核心；发送“更改时钟频率的请求”等于驻留在电源控制单元上的核心特定“p代码”（软件模块）“请求[电源控制单元]更改时钟频率”；“可编程时钟控制器” 等于电源控制单元上的“决策指令”软件模块。相当于，英特尔的“可编程时钟控制器”执行的“第一主设备”功能。

VLSI律师询问了专家证人DR. CONTE，软件模块在电源控制器上，与直接从处理和上出来的信号有何不同？专家证人认为，差别在于不同的工程师对于功能组块划线，划在核心还是电源控制器上。

律师询问，这是否只是设计上的选择。该证人认为是的。

对于上述证词，联邦巡回上诉法院认为不够充分，因为证词不包含任何“有意义的解释，为什么请求的方式在实质上与专利权利要求相同”，即结论性陈述是不够的。专家需要解释为什么设计选择不是法律上的实质性意见不同或实质上相同，所以联邦巡回法院可能正在寻找技术证据，并推翻了原判的侵权认定。

（四）373号专利的侵权损害赔偿计算

对于373号专利，上诉法院确认侵权，但损害赔偿被发回地方法院重审。上诉法院认为西德州联邦地方法院滥用了自由裁量权，否认了英特尔的抗辩，即VLSI的专家偏离了管理特许权使用费损害的法律原则下的经济合理的方法，VLSI专家的“利益”分析包括了英特尔被指控的产品没有实施373专利的情况。这些错误对案件审理是有害的。

VLSI是如何计算损害赔偿？其从假设性谈判切入，试图确定在侵权开始之前，如果双方成功谈判达成协议，双方将会同意的许可使用费。计算方式分为以下四步：

第一步，373专利技术的节能率为5.45%，按一对一比例计算，速度效益为5.45%；

第二步，使用回归模型计算速度提高对英特尔产品价格的影响，结果是速度每提高1%，英特尔产品价格就会上涨0.764%；

第三步，计算英特尔使用373专利技术的增量收入=5.45%的速度效益✖️0.764%的价格效益✖️单价✖️售出的单位；

第四步，如何在VLSI和英特尔之间分配增量收入，按各方的相对贡献计算。

可以看到，联邦上诉法院认为上述步骤的第一步的计算就弄错了，因为英特尔处理器的核心有两种睡眠模式，第一种是所有核心处于休眠状态，这是不侵权的；第二种是单个核心的睡眠模式，这是侵权的。VLSI的专家使用非侵权模式，也许也使用侵权模式来计算节能效益。如果第一步就计算错了，后面是计算也不可靠，必须重审。

（五）英特尔提出的许可抗辩

英特尔提出的许可抗辩在地方法院被否决，而上诉法院推翻了这个裁决，认为应该考虑许可抗辩。事实发展纪实如下：

2012年，英特尔与Finjan达成协议，Finjan授予英特尔永久和不可撤销的专利许可，包括由Finjan的附属公司拥有和控制的专利；

2020年7月，Fortress Investment Group(管理VLSI)获得了Finjan的“控制权”，英特尔主张VLSI和Finjan是“附属公司”，因此，拥有争议专利的许可；

2020年9月4日，英特尔提交了一项保留动议；

2020年11月10日，英特尔提交了一项动议，对增加许可抗辩进行修改；

2022年3月18日，西德州地方法院拒绝英特尔的修改动议。

西德州地方法院认为这种抗辩是不合时宜、偏见和不重要，是徒劳的。但是，上诉法院认为，这种延迟提交也是及时的，英特尔在三个多月后就提交了修改动议，这不是不可接受的。地方法院对VLSI存在偏袒，因为延迟提交许可而延迟诉讼，并不会对VLSI造成任何损害，且没有合理正当地解释为什么对英特尔没有偏袒。

所以，上诉法院认为地方法院必须要考虑授权许可的抗辩。

（六）总结

等同解释原则要求“有意义的解释为什么主张的请求在实质上与权利要求所载明的相同”，仅仅是结论陈述是不充分的。同时，不正确的分析可能是推翻损害赔偿的依据。最后，在地区法院诉讼中出现的许可辩护，可能被允许，即使抗辩很接近审判日期。

二、Amgen Inc. v. Sanofi安进公司诉赛诺菲案

该案是2023年内唯一一个由美国最高法院判决的专利案件。本案中安进的PCSK9抗体专利中的功能性权利要求因为不能实现而被判无效。最高法院的九位大法官在本案中意见一致，维持下级法院的判决。

（一）技术背景

PCSK9是人体调节体内胆固醇含量的机制，也是降脂药物的靶点。降脂药物可以作用于PCSK9而有效降低血液中的低密度脂蛋白（俗称“坏”胆固醇）。

安进和赛诺菲的药物分别是以下两款：

“瑞百安”和“波立达”都是抑制PCSK9的抗体，用于降低胆固醇，都在2015年经FDA批准上市。在本案中，安进公司指控赛诺菲的药物“波立达”侵犯专利。以其中一个抗体专利为例，即“’742号专利”，本案涉及该专利的权利要求2与7：

“1.一种与PCSK9结合的经分离的单克隆抗体，其中该单克隆抗体与PCSK9的一个表位相结合，其中至少包含第3号序列的237或238号的残基之一，并且该单克隆抗体可阻隔PCSK9与LDL受体的结合。

2.第一项权利要求的经分离的单克隆抗体，其中所指的经分离的单克隆抗体为中和抗体。

7.第二项权利要求的经分离的单克隆抗体，其中的表位为功能性表位。”

可以看出，涉案的权利要求保护了一大类PCSK抗体而不是具体抗体。而且以抗原——抗体结合的“表位”定义抗体，是功能性的权利要求，保护的技术特征是抗体的功能不是结构。这被法院裁定该权利要求不可实现。

（二）可实现性要求

可实现性要求来自于美国法典35卷第112条，“说明书应当使掌握相关技艺的人能够制造和使用该发明”。由US v. Telectronics, 857 F.2d 778 (Fed. Cir. 1988)案确定的标准来看，判断标准就是“技术人员是否可以根据专利中公开的内容制造或使用本发明，而无需过度实验”。在In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988)案中，法院细化为8个要素，根据说明书确定是否需要“过度实验”：

(1)权利要求的宽泛程度；

(2)发明的性质；

(3)现有技术的状况；

(4)一般技能的人的水平；

(5)该领域的可预测性；

(6)发明人所提供的指导的多寡；

(7)是否存在可行的例子；

(8)根据公开的内容，制造或使用发明所需的实验数量。

本案中的下级法院依照Wands因素裁定安进专利的相关权利要求不能实现。但是，最高法院的意见中却并未提及Wands因素。最高法院认为，专利是一种交易，即专利人得到一定期限的垄断，公众得到新的技术，在专利过期后即可不受限制地使用，那么“可实现性”就是确保公众可以得到该新的技术。最高法院的意见引用了最高法院的早期专利案件：莫尔斯案(1854)、白炽灯案(1895)、荷兰家具公司案(1928)。

在莫尔斯案(1854)中，莫尔斯提出了8项权利要求，法院认可前7项权利要求，但权利要求8范围太宽，没有法律依据。它包含了所有的电讯方式，包括莫尔斯没有说明如何制造和使用的。

莫尔斯案以前一直被解读成客体问题。但最高法提出，莫尔斯案也是一个“能否实现”的问题。

在白炽灯案(1895)案中，爱迪生的点灯被告侵犯专利。当时爱迪生并不是唯一一个进行电灯实验的人。原告索耶(Sawyer)和曼恩(Man)的专利范围包括“碳化的纤维或纺织材料”的灯丝.这包括了原告索耶用碳化的纸制作的灯丝，也包括被告爱迪生用碳化的竹子制作的的灯丝。

当时的法院假设如果索耶等人公开了“碳化的纤维或纺织材料”的某个特别适用于白炽灯的共同性质，那么这个权利要求也许是可以的。在其基础上，别人即可选择出可用的灯丝材料。而索耶等人的专利中并没有这样的内容，而且大部分此类材料并不能制作出合格的灯丝。爱迪生是通过大量实验才发现竹子是合适的材料。索耶不能因为纸是纤维材料就主张全部纤维材料。

回顾历史上的数个案件后，最高法院认为，如果一项专利要求保护一整个整别的工艺、机器、制造或物质组合，则该专利的说明书必须使本领域技术人员能够制造和使用整个类别。说明书必须让权利要求所定义的发明的全部范围能够实现。一方主张的权利要求越多，要求的垄断越广，他必须能够实现的就越多。

所以，回到安进的案件来看，安进的抗体专利能够实现吗？安进认为其专利披露了26个抗体的例子，和实现抗体的两种方法：

一是路线图，即制造一批抗体，检查与PCSK9结合的表位，检查是否能阻隔PCSK9与LDL受体的结合；

二是保守替换，从一个已知的合格的抗体出发，把一些氨基酸残基替换成类似的氨基酸检查是否符合标准。

最高法院认为，“路线图”和“保守替换”只是两个科研课题而已。像白炽灯案中的爱迪生一样，科研人员仍需大量实验试错。所以，安进的两项PCSK9抗体专利中的发明不能实现。

（三）反响、评析与展望

这个案件最大的讨论就是，安进诉赛诺菲案改变了相关法律吗？

一种声音认为，没有改变，例如专利局：“与安进案一致…… ，在评估实用专利申请或专利中的权利要求是否能够实现时，无论何种技术，美国专利商标局人员将继续使用Wands 因素……”[1]

但是，本案“9：0”的维持下级法院的判决，也至少反映了最高法院对“可实现性”的重视将会加强。本案两种药物有各自的专利保护，本案涉案专利被无效后，“瑞百安”专利还在。最高法院也许可能是想在竞争与垄断中达成某种平衡。

那么抗体专利怎么办？首先，现在看纯粹的功能性权利要求前景堪忧，权利要求将难以囊括整个一大类（如针对某靶点的所有抗体）。[2]其次，比较一致的意见是，专利申请中应当至少有一项基于序列、结构特征的权利要求。有人认为，在权利要求中结合功能性和结构性权力特征。还有一种意见是在说明书中提供更多的实施例，描述“共同特征”，例如白炽灯案。还有比较学术的意见是，采用“Means-Plus-Function”(“单元加功能”)的写法，目前有一些案件正在审理。[3]

我们认为，因为广泛的权利要求受到限制，所以在诉讼中等同原则会更重要。好消息是，至少在一个案件中，法院认为与权利要求序列相似的蛋白质也侵犯了专利。[4]

针对抗体保护，我们认为应当以全方位的知识产权策略保护抗体。例如在安进案中，虽然专利的说明书披露了很多抗体表位特征，但却名不足以满足可实现性的要求。既然如此，往后或许可以不公开有科研价值的表位特征，而将其以商业秘密保护。另外，生物制剂在FDA也可以得到保护，依据BPCIA（生物制品价格竞争与创新法案）有12年监管专营权，值得重视。

从科技角度来看，本案中的功能性权利要求不能实现，其根本原因是蛋白质的三维结构尚不可预测，即无法通过序列而知悉其结构，也就不能知悉如何与抗原结合，也就不能知悉抗原功能。Google的DeepMind在这方面已经取得了一定进展，可以在一等程度上预测蛋白的三维结构。可以想象，这类人工智能技术或许可以运用于抗体科学中，而今天的过度实验可能就有机会变为未来的合理实验。

三、Ironburg Inventions LTD., v. Valve Corporation

本案涉及多方复审禁反言条例，规定在美国法典35卷315(e)(2)。想要无效涉案专利的一方，在后续的地方法院诉讼中，不得主张该权利要求在该多方复审期间已提出或者合理地可能提出的任何理由无效。案件回答了2个重要问题：一是哪一方有举证责任来证明一个“正常努力的、有经验的检索者”本可以找到这些未举证的现有技术？二是举证责任的要求是什么？

本案的涉案专利是525专利（U.S. Patent No. 8,641,525，Ironburg享有，登记于2011年），涉及的游戏手柄产品。

被告公司Valve是软件分发平台Steam以及《半条命》《反恐精英》《传送门》《战争之日》《堡垒之夜》《求生之路》和《刀塔2》等游戏的开发者。其自己设计的手柄如下：

案件的发展时间顺序如下：

诉讼中，Valve申请了多方复审来无效525专利，提出了5个无效理由，当中有3个被立案，2个未被立案。PTAB于2017年作出了裁决，525专利中部分权利要求有效、部分无效。

2018年，某第三方公司也被Ironburg状告侵权525专利，第三方公司随即也提出了多方复审，并提出了在Valve的多方复审中没有提出的无效理由，即“（Non-petitioned ground）未请求的无效理由”。后来，Valve也想使用“Non-petitioned grounds（未请求的无效理由）”无效525专利，Ironburg申请了一个动议关于多方复审禁反言来阻止Valve使Non-petitioned grounds。Ironburg的动议被陪审团认可，陪审团最终认为被告存在侵权行为。

2023年Valve上诉，上诉理由包括：多方复审反禁言是否正确、专利权项是否要求不确定(indefinite)、是否由侵权、假设侵权是否故意（willful）侵权。后三个理由，巡回法院都同意了地方法院裁决。但关于多方复审反禁言，对于Non-petitioned grounds（未请求的无效理由），巡回法院认为，地区法院有一定错误，需要发回重审。

巡回法院回答了前述的2个问题：主张多方复审禁反言的一方（通常是专利所有人）承担举证责任，证明“熟练而勤奋的搜索者”可以合理地发现那些Non-petitioned grounds（未请求的无效理由）。其次，举证标准是大于50%，主张多方复审禁反言的一方必须“通过大量证据证明，熟练的搜索者进行认真的搜索会合理地发现Non-petitioned grounds（未请求的无效理由）。

上诉过程中，Ironburg认为Valve在多方复审中未找到本应该找到的第三方都能找到的专利。Valve回复，并没有实质证据证明第三方怎么做的检索，有可能使用了超过了“熟练而勤奋的搜索者”标准的检索，因此无法确定到底是如何检索的，是合理检索（reasonable）还是超出标准。

从该案中可以学习到，专利持有人（多方复审反禁言的申请方）应考虑审慎/合理的检索者将会使用的搜索词和来源。他们还应该从搜索公司那里收集有关其案件建议搜索的支持性证据，包括其背后的理由。而且，尽管侵权被告(多方复审申请方）无需证明其努力的合理性，但他们应准备提供这方面的证据。他们必须确保记录他们的搜索策略，包括搜索词、咨询的来源以及他们的搜索持续时间，与他们的搜索团队合作。

对于专利持有人，至少可以通过三种方式证明可以“被合理地找到”的理由。一是通过专利分类类别：专利持有人确定未请求无效理由（no-petitioned prior art）（专利或专利出版物）和被提交复审专利文件的分类类别。如果分类类别有重叠，这表明未请求无效理由与所涉专利属于相同的技术领域，然后专利搜索者可以提供一份声明，确认他们习惯于在这些重叠的分类类别中进行搜索，除了使用关键词搜索。

二是通过术语相关的搜索词：专利持有人从专利搜索者那里获得一份声明，来证明专利搜索者是通过与诉讼专利或领域通用术语相关的搜索词找到的未请求无效理由。如果使用这些标准搜索术语可以找到现有技术，则专利所有者可以辩称，任何进行有效搜索的人都可以访问该技术。

三是如果没有第三方IPR的情况下，专利持有人可以尝试证明对方后来发现的未请求无效理由(no-petitioned prior art)不是通过“超出合理勤奋搜索”得到的。

从另一方，侵权被告人角度来看，要找到检索需要超出合理标准的，就将上述三方面反过来实施。

四、In Re: Cellect, LLC

本案主要问题是，一个专利族中存在多个专利，覆盖重叠发明，但由于专利局延迟而具有不同有效期的专利是否可以基于创造性种类重复授权（ODP）而无效。本案涉及两个相关法律原则。

第一是，创造性种类重复授权（ODP），是判例法中创造的原则，旨在通过禁止向单个发明人发布第二项专利中不与第一项专利的权利要求“专利上不同”的权利要求，防止专利权在时间上的不当扩展。ODP的确定取决于对显而易见性的评估，即较晚到期的专利的权利要求是否在考虑同一方拥有的较早到期的专利权利要求时显而易见。如果是，在没有期末放弃声明的情况下，较晚到期的权利要求无效。

第二是，美国专利局对专利有效期的调整，主要解决审查过程中不合理延迟，对申请人不合理的问题，规定在美国法典35卷第154条，如果因延长损失了权利人的有效期，法律要求专利局要在规定时间内完成，否则要补给权利人有效期。延迟时间不同可能会导致同一个专利族中不同专利有效期不同。

那么，有效期调整和期末放弃的声明的关系是什么？有期末放弃声明，效力强于期限调整，即由于期限调整专利还有x年，如果有期末放弃声明则调整就不被考虑，要以期末放弃声明为准。

本案涉案专利族结构如下，涉案5个专利，其中1个未得到专利期限调整（紫色框），另外4个都有调整（红色框），这4个到期时间晚于未调整的。

申请人提出了单方重审申请试图无效4个有效期长的专利，成功证明4个专利如果与有效期较短的专利相比，是没有创造性的，美国专利局批准了单方重审，无效了4个有效期长的专利。

专利权人提出了上诉，认为这4个专利有效期长度不同，完全是专利局延迟，是否要依据重复授权原则无效这4个专利。

联邦上诉法院维持了原判，认为重复授权原则是适用的，上述4个专利应该被无效。具体来说：“Cellect在起诉和单方面复审期间都有机会在本案中提交终端放弃声明。”“鉴于ODP和期末放弃声明是“同一硬币的两面”，J.A.37，§154（b）（2）（b）中对终端免责协议约束力的法定承认等同于法定承认，即当PTA导致明显不明确的权利要求日后到期时，可能会产生ODP问题。”该判决是新的判决，引起了争议。

所以，根据本案，同一家族不同专利由于专利局导致延迟而有效期不一样，如果这些专利之间没有实质性不同，可能会因重复授权原则而无效。大部分情况下，认定无效前，专利权人可以提交期末放弃声明。本案特殊的是，重审时专利已经过期了，但这些过期专利仍然在诉讼中使用，权利人要获取先前的专利侵权的赔偿。但专利已经无效了，专利所有人已经没有机会提交期末放弃声明了。在诉讼中如果被告公司可以提出重复授权而无效的申请，可以逼迫权利人提出期末放弃声明结束专利有效期。对于权利人来说，同一个专利族的专利之间没有实质性区别，且到期时间不同，权利人可以考虑主动提出期末放弃声明，防止未来出现问题。

但案件出现问题的争议是，案件结果对很多专利权利人很不公平，因为延迟多久是不受权利人控制的，由于不可控原因被迫放弃有效期显得是不公平的。

五、Centripetal Networks v. Cisco Systems

原告是小型网络安全公司。之所以在2023年是最重要案件之一，是因为赔偿额非常高，涉及2.75亿美金，是美国历史赔偿额最高的诉讼。案件流程如下：

2018年2月13日，Centripetal起诉Cisco侵犯10项专利。

从2020年5月6日开始，Morgan法官主持了为期22天的法官审判，其中包括3507多页的记录、26名证人和300多件证物。

2020年8月11日，Morgan法官获悉，他的妻子持有100股Cisco股票，价值4687.99美元，这就产生问题，法官的亲属与诉讼当事人一方有利益关系。

2020年8月12日，Morgan法官通过电子邮件向双方通报了股票情况：他的妻子在其股票经纪人的建议下于2019年10月购买了该股票；当他得知股票的存在时，已经准备好了一份完整的意见草案；股票没有也不可能影响他对本案任何问题的看法。

后来，Centripetal通知法院，它不反对法官继续主持此案；但另一方面，Cisco提出动议，要求Morgan法官回避；Morgan法官命令Centripetal作出回应。根据法律（28 U.S.C. § 455）规定：

“（b）在以下情况下，他还应取消自己的资格。

（4）他知道他……在有争议的主题或诉讼的一方中有经济利益。

（f）尽管有上述规定，如果有。法官在对该事项投入大量司法时间后，将被取消资格，因为在该事项分配给他或她之后，他或她个人或作为受托人，或他或她的配偶出现或发现。在一方中拥有经济利益（除了可能受到结果重大影响的利益），如果法官[或其配偶]（视情况而定）剥夺其自身的利益（撤资divest），该利益为取消资格提供了理由。”

2020年9月9日，Morgan法官听取了对该动议的口头辩论。在听证会上，Morgan法官表示，当他得知妻子拥有Cisco股票时，他已经完成了一份130页的意见草案，尽管他还没有“百分之百地决定”。他告诉各方，尽管他承认“最简单的事情就是出售股票”，但他知道这一判决将对Cisco不利，出售股票将是内幕交易。

Morgan法官解释说，他没有出售妻子的股票，而是将其置于一个专门为Cisco股票设立的全权信托中。

2020年10月2日，Morgan法官发表如下意见，否认Cisco的回避动议：

“（1）第455（b）（4）条，Morgan法官认为该条不适用于本案，因为直到他‘几乎’决定了所有问题并“主要起草了意见”，他才发现妻子对Cisco的兴趣；

（2）即使第455（b）（4）条确实适用，Morgan法官得出的结论是，将Cisco股份置于全权信托中“化解”了任何冲突，因为这构成了§455第（f）条规定的安全港下的‘剥离’。“

2020年10月5日，Morgan法官发布了一份长达167页的意见书，认定Cisco故意侵犯了“856”“176”“193”和“806”专利的8项权利要求。他裁定Centripetal损害赔偿755808545美元，由于故意，增加了2.5倍，达到1889521362.50美元，判决前利息为13717925美元，三年内使用费为10%，第二个三年期使用费为5%。

后Cisco提出上诉。Cisco辩称，根据第455条第（b）款第（4）项的规定，如果没有第455（f）项下的资产剥离，Morgan法官必须回避。联邦巡回法院对此表示赞同。Centripetal本身并不质疑在没有资产剥离的情况下需要回避。

上诉阶段还有两个问题：Morgan法官是否已经通过将股票交给全权信托来撤资？若（1）的答案是否定的，那个么Morgan法官并没有取消自己的资格是否是一个无害的错误？

联邦上诉法院认为：“撤资”是指“剥夺或剥夺所有权”，即出售或捐赠。将股票置于盲目信托中，消除了她对股票的控制，但这并没有消除她在Cisco的实益权益。尽管Morgan法官表示，如果他出售股票，就会出现内幕交易，但这种可能性并不存在。为了遵守道德义务而出售股票不属于内幕交易。因此，联邦上诉法院认为Morgan法官应被取消资格，Morgan法官应该回避，但他未回避。

在该类问题中，法院在决定是否撤销判决时应考虑三个因素：

(1)对当事人不公正的风险；

(2)是否将在其他案件中产生不公正的风险；

(3)损害公众对法院判决信心的风险。

基于这几点考虑，原告的主张主要是以下几点：

第一，Centrpetal认为，没有必要撤销Morgan法官的裁决，因为他的妻子拥有败诉方的股票，他的决定将对他的利益产生不利影响，而不是受益。但联邦上诉法院认为，这与此无关。此外，法官可能想通过裁决反对他感兴趣的当事人方来表明他是公正的。

第二，在其他情况下，会对其他案件产生不公正的风险。联邦巡回法院认为，在其他情况下，这里的回避将向法官表明严格遵守§455（f）中规定的程序的重要性。如果不回避，则表明审理法官家人有经济利益的案件不是一个严重的问题。

第三，会损害公众对法院判决的信心产生风险，联邦巡回法院认为这是最重要的一个理由。

2022年6月23日，联邦巡回法院认为因为Morgan法官违反第455（b）（4）条，所以回避是适当的，遂推翻原判决，发回地区法院重审。

但不幸的是，Morgan法官于2022年5月1日去世，案件交由Elizabeth W. Hanes法官审理。

2023年12月11日，Hanes法官作出了判决，认为Centrpetal未能通过充分证据证明其侵犯了193、806或176号专利。Cisco成功免除了27.5亿美元的赔偿金。

综上，美国对故意侵权的否定是更强烈的，当知道专利存在时，产品有可能落入该专利范围时，要及时找律师作出不侵权或绕开侵权的方案。

注释

【1】89 Fed. Reg. 1563, 1566 (Jan. 10, 2024).

【2】依照本案，抗体专利US7033590(结合凝血因子IX的抗体)被判无效 Baxalta Inc. v. Genentech, Inc., 81 F.4th 1362 (Fed. Cir. 2023).

【3】See In re Xencor, Inc., Appeal No. 2023-2048 (Fed. Cir.).

【4】Ajinomoto [味之素] Co. v. Int‘l Trade Comm’n, 932 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2019)，与权利要求序列85%至95% 一致的蛋白质侵犯专利。

编辑：Sharon