罗丹称 | 全球商标监测的价值和必要性
品牌荣耀,智慧聚焦,在众多品牌商标保护领域专家学者、法务同仁、律师朋友的关心与支持下,第二届知产前沿商标论坛(IFTF 2024)于北京中成天坛假日酒店圆满闭幕!
此次活动由 YIP Events & 知产前沿新媒体 & 合规Plus 联合主办,为期两天整的论坛以“商标力量:赋能品牌价值,引领创新未来”为主题。
在1月18日的论坛上,华进知识产权的涉外商标资深专家罗丹称为本次大会带来“全球商标监测的价值和必要性”主题演讲。知产前沿现将罗老师的现场主题发言内容整理成文,供知识产权业内人士参考学习。
目次
一、知名商标海外被抢注
二、全球商标监测的价值
三、商标监测的应用场景
四、全球商标监测的必要性
一、知名商标海外被抢注
1.瑞幸咖啡商标在泰国被抢注
瑞幸咖啡就曾经在泰国被抢注。两个标志的图案非常近似,左边是中国的,右边是泰国的。
这场抢注及纠纷解决事件从2018年12月开始,到2023年12月历经一审及二审,耗时近5年都尚未完全结束。
泰国瑞幸咖啡的商标申请信息参见下图。
数据来源:FoveaIP
“在泰国瑞幸咖啡商标申请节点前后,中国瑞幸咖啡同期也在中国申请了相应的商标。如果当时中国瑞幸咖啡做了全球商标监测的动作,很容易发现泰国这件商标申请,结合《巴黎公约》关于商标6个月的优先权制度,主张中国商标优先权声明进行泰国商标申请,对方的泰国商标很有可能在商标审查中就被驳回。全球商标监测的必要性在这里就体现的淋漓尽致。”
数据来源:FoveaIP
2.泰国皇家50R集团抢注
泰国皇家50R集团不仅抢注了中国瑞幸咖啡的商标,还抢注了大量国内外知名商标。
其曾针对中国知名的珠宝类、饮品类、物流类、平台类、不动产类、主播类等企业抢注了诸多个商标,共计150余枚。
数据来源:FoveaIP
其也曾针对海外的知名度较高的奢侈品品牌进行商标抢注或者将知名的人名注册为商标。
数据来源:FoveaIP
3.香港博朗文商标抢注事件
香港博朗文商标抢注事件也是大规模的海外商标抢注事件。2006年深圳博朗文科技有限公司在中国香港抢注了内地180多件的跨类商标,事件轰动全国,最终出动政府和行业协会才予以遏制。
博朗文公司针对内地及香港的多个品牌的商标在中国香港进行抢注。部分清单如下:
4.其他知名国内商标在海外被抢注事件
我国国内企业的商标曾在泰国、墨西哥、韩国、摩洛哥、柬埔寨等地被抢注。
1. 国内知名商标在泰国被抢注。抢注人是Wen De International (Thailand) Co., Ltd.,抢注地在泰国,数量多达146件,主要类别有3/9/12/20/32/35类。
2. 平台及家电类商标在墨西哥被抢注。抢注人是JIN ZHOU,国籍是中国,抢注地在墨西哥,抢注的类别是第9类、第35类。
3. 钟表类商标在韩国被抢注。抢注人是KIM HAE IL,国籍是韩国(居住于广东省深圳市),抢注的类别是第14类(珠宝、钟表和计时仪器)。
4. 电子烟商标在摩洛哥被抢注。抢注人是happy child trading,抢注地在摩洛哥,类别是第34类,数量有37个。
5. 饮食类商标在柬埔寨被抢注。抢注人是Ms.AN KWAN WA,数量共13件,抢注地在柬埔寨,主要类别有9/29/30/33/43类。
5.海外商标预警信息
国家知识产权局在2017年就在官网发布了通知,关于他人在智利抢注了国内知名玩具品牌的商标。
国家知识产权局在2022年发布了多条内容相同的通知,可以看出打击海外商标抢注的力度是很大的。
二、全球商标监测的价值
1.全球商标监测的基本内容
商标监测是维护商标权利的主要方式之一,是指商标权利人在商标公告中持续寻找与自己注册商标相同或近似的商标的行为。
全球商标监测的目的是排查傍名牌、恶意抢注行为,打擦边球行为。也能够及时进行制止,降低维权成本。
监测的对象是商标,也可以监测域名、申请人等。
监测的处理方式是软件系统监测、人工、数据库筛查,市面上有很多监测工具。
2.全球商标监测的主要价值
全球商标监测具有很高的实务价值。
首先,省时。
因为越早发现,越有更充足的时间进行准备及搜集证据材料,评估商标评审案件的通过率。
已注册商标的无效/撤销程序耗时通常比公告期异议程序更长。例如国内商标审查异议周期一般是6个月,但无效撤销需要10个月。
其次,省力。
可以搜集更多筹码,如优先权,美术作品版权,域名权、在先使用权等在先权利。在先权利越多,对抗成功率则越大。
而越到后端注册完成,难度越大。如果要无效宣告、撤销,难度系数更大。
另外,如果单独人工全球监测,全球国家多、语言种类多、商标信息量大、人工监测成本高、难度大,要从全球各个官网(WIPO数据库可以监测到70多个国家,但不完全)搜索,还要注意审查周期、审查顺序(公开和审查顺序)。通过全球商标监测软件更有优势。
最后,省钱。
如果早监测到,例如瑞幸咖啡案,则可以通过主张优先权申请泰国商标,有机会直接驳回对方的商标申请。省去了异议程序的费用等等。
另外,有很多商标抢注是当地经销商的行为,则可以结合警告函/协商转让等,可考虑不进行商标转让,就断绝合作关系,或者是通过一定的计策协商友好解决。
三、商标监测的应用场景
商标监测一般可以运用在下列场景中。
1. 商标已出现被抢注的企业
2. 目标市场国在抢注频发地的。
3. 经济发达的国家/地区,如欧美国家/地区。
4. 贸易较为频繁的,如东南亚国家/地区。以及地理位置优势的,如智利、土耳其,比如土耳其连接欧亚大陆,很多国内货物运往欧洲大陆要经过土耳其海峡,所以土耳其也很重要。很多运往美洲国家的货物也会经过智利等等。
5. 在海外商标布局量较大,国家/地区较广的。
6. 常参加国际性展会的或在海外有设立公司、办事处的。
7. 为避免恶意商标注册,并在跨境电商平台上恶意投诉的。由于大部分欧盟成员国和欧盟商标不进行相对理由审查,若对方在某个欧盟成员国的商标注册成功后,并在亚马逊平台的欧洲站点国对客户进行投诉,而对方恰巧是利用销售黄金期,例如“黑五”等机会打击客户,客户产品被下架,其他类似产品链接将获取流量,正是钻了商标审核的漏洞。
四、全球商标监测的必要性
全球商标监测的必要性主要来自如下四个方面。
首先是部分审查制度有一定监管空白。欧洲大多数国家/地区不审查相对理由,不会主动驳回相同或近似的在后申请商标。
其次,各地的审查标准存在不同的考量。例如南美大多数国家实行公告前置或公告与审查并行的流程。体现了“私权优先”原则,而商标审查工作相对松懈。存在很多构成近似的商标也核准注册的情形。
第三,特殊商标的考量。如图形商标及非拉丁文商标等在当国/地不易识别的,如中文商标,在当地可能是视为图形商标录入的,审查的主观因素较大。
最后,补救措施的考量,尽量在前期发起异议。一旦商标注册完成后,则进行无效/撤销程序,此时抢注商标权利已经具有一定稳定性及公信力,难度就更大。异议程序大多是在商标行政机关受理,但无效/撤销程序在个别国家/地区是司法程序。在质证要求和举证责任方面,中国香港、美国等国家/地区若要发起以未使用为由的撤销申请,举证责任在于撤销申请人。所以不建议待商标注册完成后再寻求救济办法。
作者:罗丹称
编辑:Eleven


