品牌荣耀，智慧聚焦，在众多品牌商标保护领域专家学者、法务同仁、律师朋友的关心与支持下，第二届知产前沿商标论坛（IFTF 2024）于北京中成天坛假日酒店圆满闭幕！

此次活动由 YIP Events & 知产前沿新媒体 & 合规Plus 联合主办，为期两天整的论坛以“商标力量：赋能品牌价值，引领创新未来”为主题。

在1月18日的论坛上，国家知识产权局商标局应诉复议处二级调研员孙明娟为本次大会带来“商标授权确权实践中的体系化思考”主题演讲。知产前沿现将孙老师的现场主题发言内容整理成文，供知识产权业内人士参考学习。

目次

一、程序设置的体系化考量

二、规范层面的体系化考察——外部考察

三、规范层面的体系化考察——内部考察

四、冲突解决之法律解释与漏洞填补

一、程序设置的体系化考量

为什么商标授权确权程序看起来如此复杂？看起来程序非常长，步骤多。原因是，在商标授权确权程序中，当事人、审查员的主观认知差异、对商品熟悉程度都不同，如果只设置一个一锤定音的授权程序，会导致很多问题。同时市场复杂多变，这表示对商标授权的唯一正解不存在，因为主客观都可能发生变化。授权确权是探讨可能性的艺术，通过设置多道程序，发动更多主体共同监督，同时让市场去检验这些标志会不会对市场造成混淆。

授权确权程序的总体价值体现在：1、确保商标授权确权的专业性与稳定性。商品分类是很专业性的工作，审查标准也应当具有连续性和稳定性。国外比我们更重视商品分类工作，我国的相关工作人员数量明显不足，投入也不足，希望以后能加大投入。2、提升商标授权确权的效率。授权确权程序的顺序是精密考量的产物，表面上拉长了时间，但可以确保结果相对精确，是最具性价比设计，有时候欲速则不达。3、相对复杂的程序设计也可以从多层次多角度避免不当商标注册，而且更加贴近市场，因为有助于让问题充分呈现，通俗讲就是让子弹飞一会。4、降低社会成本，相比之下，司法救济的成本还是更高的。

从商标授权确权程序的各个部分来看，审查程序注重效率优先、兼顾公正。异议程序可以弥补审查程序之不足引入利害关系人再审查。复审程序是对原审程序的复核与救济。审查、异议、复审程序共同构成授权程序，其性质更偏行政。无效、撤销程序作用在于确认商标权的合法性，是确权程序，其中无效程序侧重于纠纷解决，具有明显居间裁判的准司法性质。

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三个基础流程在横向上划定了授权确权的基本工作内容，复审程序则在纵向上追求工作的精准性，其价值主要体现在效力方面。

当事人和法官总会对授权确权制度设计和遵循前案的法则有疑问：相同商标初审阶段审定，复审驳回吗？相同情况商标另案审定，本案驳回吗？相同的系争商标与在先商标，在驳回复审程序中认定第30条不成立，要在无效程序中认定第30条成立吗？

要基于授权确权的体系化来思考遵循前案原则。复审程序作为前审程序的再审查和救济手段，用前审的案例来约束复审显然是有问题的。另外，遵循前案不能机械，错误的前案就不能遵循。在驳回复审中仅有一方当事人，通常主要考虑商标标志和商品因素，当无效宣告案件中有双方当事人，关于知名度证据、恶意证据展示更充分，所以对混淆可能性的判定结果当然有可能不同。遵循前案法则主要是4个：第一个是核心事实相同，商标、商品相同，涉及混淆可能性的情况下需要定案事实基本相同。第二个是前案结论无可置疑。第三个是不违背程序设计的本意。第四个是社会观念无重大改变，有时随着社会观念的变化，审查政策会进行调整，例如疫情期间的“雷神山”“火神山”商标申请，在当时的社会观念下是一定会被驳回的。

二、规范层面的体系化考察——外部考察

规范层面的体系化，要考察的是外部和内部的体系和谐，还有冲突的解决。

从外部考察，民法典明确商标权是一种民事权利，作为商业标记，商标在市场中发挥作用，应当尊重市场主体的自由，最大程度地贯彻意思自治原则。但是商标权的取得与维持要经过公权力的审查，所以注册制本身就是对私权的限制。对大家关注的共存协议，行政机关要遵循司法裁判的意见。以往对共存协议的采信比较粗放，多数共存协议本质是一种同意书，并没有对如何预防混淆以及纠纷解决进行约定，后续很可能引发新的纷争，希望相关实践未来有所改进。

对于恶意注册（Bad Faith Filing）与诚信原则（good faith）的关系。英文的恶意注册是诚信原则的反义词，所以应当从诚信原则的反面去理解商标法上的恶意注册。根据《民法典》第七条规定：民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。这里的诚实和承诺对主观方面的要求更高，绝不仅仅是“知道或应当知道”。要注意，商业伦理有别于私德，商标法要坚持的是最低限度的商业伦理。且注册制下对“先到先得”应有一定容忍度，并不是所有的“借鉴”都是不诚信、违反商业伦理。因此，“知道或应当知道”并非恶意注册的充分条件。

在商标法中，有7处“恶意”，但这些“恶意”的内涵和外延显然并不统一，未来立法应注意。

4.1 不以使用为目的的恶意商标注册申请；

36.2 恶意使用造成损失应予赔偿；

45.1 恶意注册的，驰名商标所有人不受5年期限限制；

47.2 恶意注册造成损失应予赔偿；

63.1 恶意侵权的惩罚性赔偿；

68.4 恶意注册的行政处罚、恶意诉讼的司法处罚。

从外部考察，还要关注商标法保护的法益。以“葵花宝典商标”无效宣告案，二审判决的说理认为，商品化权益没有法律明文规定，不能保护。但是要求法律对所有应受保护的权益一一列明是对立法者过高的要求，是对制定法的美好想象。所以法有明文并不是法益保护的前提，否则对市场主体的保护就太狭隘了。由于商标法要区别商品来源，法益保护是以混淆为要件的。“乔丹”案保护的就是一种人格要素的商品化权益，称为人格权保护并不准确，毕竟每个自然人的人格都是平等的，不应区分知名度，只有姓名、肖像等人格要素被商业化利用时，财产权益可能因市场混淆受损，才有保护的必要。

三、规范层面的体系化考察——内部考察

从内部考察，首先要关注的是2019年修改的《商标法》第4条第1款与第44条第1款“其他不正当手段”的关系，我们应该秉持特殊优于一般、法不溯及既往的原则。从当事人角度来看，44条原先作为规制大规模囤积和仿袭扰乱注册秩序的行为，现在有了第4条，在分不清具体条款适用时，最好将2条都列为法律依据。原来第44条第1款规制的囤积注册现在可以用第4条第1款规制，从两个法条的位置来看，可以将第4条第1款作为囤积注册的特殊条款来看待，优先适用。其他并非囤积而是自用的抄袭他人多个注册的，则可以继续适用44条1款。

第二，要关注《商标法》第13条与第45条的协调适用，第45条规定：已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款，……自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。大量超5年驰名商标的注册案件，司法判决并未特别就“恶意注册”进行论述。如果知道就是恶意，那将出现明显的法律漏洞。而且，“复制、摹仿、翻译”就等同于知道（明知或应知）。必须要有明显的攫取他人商誉的故意，才能算恶意注册。

第三，要在体系视角下看待《商标法》第9和第32条。商标法第9条：申请注册的商标，应当具有显著特征，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。这是一个总则性条款，包含了商标权利和权益。第32条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，……。这就不含商标权利。

第四，要防止《商标法》第13条和第30条的规范竞合。第13条针对未注册驰名商标在相同、类似商品上保护，已注册驰名商标在不相同、不类似商品上保护，第30条是已注册普通商标在相同、类似商品上保护，如果实践中请求在相同、类似商品上保护已注册驰名商标，就出现了规范竞合，这通常是法律适用中要竭力避免的，所以北高指南规定在超过5年不能适用30条时，基于举轻以明重，可以适用第13条。

第五，《商标法》第15.2条和第32条后半句存在竞合，引发我们思考。第15.2条的立法设计与15.1是不和谐的，15.1不要求在先使用，立法目的是防止恶意注册而非混淆，那么15.2条强调了在先使用就存在引入混淆概念的情况。

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第六，定牌加工出口的贴附行为是否构成商标使用，也是一个实践难点。实践中有矛盾性解读，有的涉及15.2和32条的抢注案件被认定为不构成在中国使用；有的三年不使用撤销案件，贴附被认定为构成使用，维持商标有效。在侵权案件里，“PRETUL”案、“东风”案被认定不构成使用，但最高院的“本田”案又被认定为构成使用，矛盾产生的根源在于未区分“使用行为”和“使用效果”。

商标贴附行为构成商标使用，但使用效果则不同于行销国内的商标使用行为。在这种认定下，第15条2款可规制定牌加工商抢注委托人商标（虽然未在国内使用），不适用第32条后半句则是因为虽然使用了但未构成一定影响，第49条第2款可以认定构成使用从而维持注册，考虑是否适用第57条时，则是认定虽然构成使用、但不会导致混淆，从而不侵权。

从比较法视角来看，法国就明确了定牌加工出口的贴附行为构成使用，《法国知识产权法典》714-5-2规定，下列行为视为使用：……3、将商标贴附于纯用于出口的商品或其包装的……

四、冲突解决之法律解释与漏洞填补

法律适用的基本规则是穷尽法律规则，方得适用法律原则，禁止向一般条款逃逸。因此一般的适用顺序是，从具体规则条款的直接适用、到条款的解释适用、到类推适用，再到目的性扩张或限缩适用。最后则是原则条款的类型化适用。

历史解释适用范例。商标法第8条规定：任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。那么第8条中的“等”包含单一颜色吗？从立法资料看，送审稿中包含“单一颜色”，二读时删除，因为考虑到单一颜色有限，可能造成垄断，而且国内需求不强。因此，从历史解释看，“等”字不能开放。

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类推适用范例，例如《商标法》第44条第1款：已经注册的商标，……或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

如果出现了未注册商标、以欺骗或其他不正当手段取得注册、其他单位或个人提出异议的情况，可以比附援引、参照适用第44条。

目的性扩张范例。例如关于在先权利的认定，《商标法》第32条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，……。立法明确使用“权利”字样，没有考虑法益。所以基于立法目的，司法解释“权利”扩张为“权利+法益”。2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条：要正确理解和适用商标法第31条关于在先权利的概括性规定。……商标法虽无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定应予保护的合法权益，应当根据该概括性规定予以保护。2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第18条：商标法第32条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。

作者：孙明娟

编辑：Eleven