目次

一、问题提出

二、制备方法特征与实用新型专利权的客体

三、授权确权程序中，制备方法特征与实用新型专利权保护范围的关系

四、侵权程序中，制备方法特征与实用新型专利权保护范围的关系

（一）“产品限定说”

（二）“方法限定说”

五、在《专利法》中废除实用新型专利势在必行

（一）专利权有效原则不应当适用实用新型专利权

（二）实用新型专利权严重增加了社会公众负担

（三）继续将实用新型纳入专利权进行保护将会阻碍技术创新和社会进步

六、结语

摘要

    2023年11月3日，国家知识产权发布了《关于实用新型专利保护客体判断的指引》，旨在引导创新主体准确理解实用新型专利保护客体的边界，促进实用新型专利申请撰写和答复质量的提高，推动实用新型专利制度高质量发展[1]。事实上，专利制度的高质量发展，不但要提供清晰的授权规则，更需要授权与保护并重，从制度上平衡权利人与社会公众的利益。

    本文以实用新型专利制度为背景，从实用新型专利权利要求中的制备方法特征在授权确权程序及侵权程序中解释规则为出发点，分析两程序中解释规则的异同，并对实用新型制度的改革方向提出建议和意见。

注明：本文部分摘自《专利侵权诉讼实务——裁判规则类型化分析》“第五章第五节”。

一、问题提出

“制备方法特征限定的产品权利要求”是一种特殊类型的产品的权利要求，又称“方法特征表征的产品权利要求”、“方法特征界定的权利要求”。制备方法特征，是指表明产品制备原料、制备步骤、制备条件等的特征。[2]以制备方法界定产品的权利要求，英文中称为“Product-by-Process”权利要求，指将制备方法作为技术特征的权利要求。[3]这种类型的权利要求特殊性在于权利要求是由混合型的技术特征组成，限定产品权利要求的技术特征，既包括了结构、组分等产品权利要求应有的技术特征，也包含了本属于方法权利才应有的制备方法特征。这种由混合型的技术特征限定的产品权利要求，其解释与保护规则无论是在授权确权阶段还是在侵权判定阶段本应一致，但是我国双轨制的国情导致在我国实践中并非如此，这主要表现为三种观点。

第一，“产品限定说”，也称为“物同一说”，[4]是指在确定以制备方法界定的产品权利要求的保护范围时只考虑结构、组分等技术特征的限定作用，也就是说，权利要求中的制备方法特征对于权利要求保护范围的确定不具备限定作用。

第二，“全部限定说”，也称为“方法限定说”、“制备方法限定说”，[5]是指在确定以制备方法界定的产品权利要求的保护范围时，不仅权利要求中记载的结构、组分等技术特征对权利要求保护范围的确定具有限定作用，而且权利要求中的制备方法特征同样具有限定作用，[6]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2020修正）》（以下简称《专利权纠纷司法解释二》）第10条和《专利审查指南（2019）》第四部分第六章第4节均属于这一观点。

第三，“折衷说”，在对包含制备方法特征的产品权利要求的新颖性进行审查时，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和／或组成。如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和／或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和／或组成已发生改变，[7]《专利审查指南》中采用了这一观点。[8]

笔者认为，“方法限定说”最为符合专利制度的宗旨，体现了贡献与保护相一致的原则，是权利要求公示与划界作用的体现。权利要求是专利权人排他性权利的基础，也是专利申请人对社会贡献的体现，以权利要求中记载的内容来划定专利权的保护范围，不但使专利权的保护范围具有了确定性，更为社会公众的行为自由提供了指引。而采用“产品限定说”会弱化权利要求的公示和划界作用，在确定权利要求的保护范围时损害了社会公众的预期利益。

之所以要采用制备方法特征限定产品权利要求，是因为保护新产品的需要。正如一百多年前，美国法院在Exparte Painter一案所述，“当一个人发明了一项发明时，其获得专利的权利或者其享有的对其发明所涉权利要求进行适当定义的权利，不受语言表达的限制”。不能因为语言的限制而放弃对新产品的保护。所以，选择以制备方法特征限定产品权利要求有其历史必然性。

通常，对制备方法特征限定的产品权利要求的讨论，一般是根据权利要求的性质，将权利要求分为两种基本类型：产品权利要求和方法权利要求。[9]在此基础上，对产品权利要求进行讨论。笔者认为，这种划分不能全面总结我国实践中关于制备方法特征限定的产品权利要求的争议，应当根据发明创造的类型，分为制备方法特征在实用新型专利权利要求中的解释与制备方法特征在发明专利权利要求中的解释两种类型，另外，并列式独立权利要求因其与制备方法特征限定的权利要求具有共性，因此后续文章中一并进行讨论。

二、制备方法特征与实用新型专利权的客体

产品权利要求，本质上是对产品提出的新的技术方案，根据我国《专利法》对发明创造的分类，对产品提出的新的技术方案的发明创造，包括实用新型和发明。这两种类型的权利要求的制备方法特征常用的撰写格式为：“一种产品，其特征包括A和B和C，其中，A由……制成。”因此，制备方法特征限定的产品权利要求的解释规则在实用新型专利和发明专利中的解释规则具有一致性。但是，因为实用新型专利权保护客体不包括方法，因此其解释规则受到诸多限制。

第一，制备方法特征不属于实用新型专利保护的客体。

根据《专利法》第2条第3款的规定，实用新型专利保护的是产品的形状、结构或者其结合，制备方法特征不构成实用新型专利保护的客体。而根据《专利法》第2条第2款规定，发明专利的客体包括了方法及方法与产品的结合。如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征，则不属于实用新型专利保护的客体。例如，一种木质牙签，主体形状为圆柱形，端部为圆锥形，其特征在于：木质牙签加工成形后，浸泡于医用杀菌剂中5-20分钟，然后取出晾干。[10]由于该权利要求包含了对方法本身提出的改进，因而不属于实用新型专利保护的客体，但可以是发明的客体。这种类型的典型情况为“一种产品A，其特征在于，A由……制成”，对于这种类型的权利要求，只能是发明专利的权利要求，而不能是实用新型专利的权利要求。

第二，制备方法特征在实用新型专利和发明专利中的含义并不相同。

实用新型专利权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包含方法的步骤、工艺条件等。例如，以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的，不属于对方法本身提出的改进。[11]由此可知，实用新型专利的权利要求中使用的是已知方法的名称来限定产品的形状、构造，这里的制备方法特征应当是已知方法的名称，而不应是制备方法。发明专利没有这一限制，如果将制备方法写入实用新型的权利要求中，则将以不符合《专利法》第2条第3款的规定不能授予专利权。

第三，实用新型专利权不保护微观的结构特征。

物质的分子结构、组分、金相结构等不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。例如，仅改变焊条药皮组分的电焊条不属于实用新型专利保护的客体。[12]由此可知，产品的微观结构不属于实用新型专利保护的客体，那么使用制备方法特征限定实用新型专利权利要求中的微观结构也不应被允许。

日本有《实用新型法》，其规定作为实用新型允许注册登记的，仅限于“技术方案”中的“物品的形状、结构或组合相关的”技术方案。方法的技术方案则不得注册。为了提高公众的可预测性，只能将注册对象限定在物体之形状等比较容易辨认的技术方案上，这也许就是制度的内在理由。[13]在发明专利中，如果因为制备方法特征改变了产品的微观结构，则允许使用该制备方法进行限定。例如，如果X方法包含了对比文件中没有记载的在特定温度下退火的步骤，使用该方法制得的玻璃杯在耐碎性上比对比文件的玻璃杯有明显的提高，则表明要求保护的玻璃杯因制备方法的不同而导致了微观结构的变化，具有了不同于对比文件产品的内部结构，该权利要求具备新颖性。[14]这里的“玻璃杯耐碎性”结构的改变，是通过“在特定温度下退火的步骤”来实现的。

第四，制备方法的使用条件不同。

对实用新型专利中使用已知方法的名称限定产品权利要求没有规定条件限制。《专利审查指南》第二部分第二章第3.1.1节规定，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。从逻辑上分析，该规定应当是针对发明专利的权利要求作出的规定，否则该规定将与前述实用新型专利中关于制备方法特征的规定相矛盾。所以发明专利的权利要求中使用制备方法特征是有条件的，只有在“技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时”，才允许采用制备方法特征来限定。

三、授权确权程序中，制备方法特征与实用新型专利权保护范围的关系

在专利名称为“一种圆柱形锂电池负极导针引出结构”的实用新型专利无效程序中，[15]权利要求1保护一种圆柱形锂电池负极导针引出结构。在该实用新型专利的权利要求1中，记载了“压制成型”“铆接”“焊接”的制备方法特征。其中争议焦点为“压制成型”的制备方法特征是否构成区别技术特征。国家知识产权局认为，对于权利要求中的技术特征“所述的极耳由圆柱体压制成型出极耳片”：对比文件公开的技术方案中，负极柱下部与极耳连接片为一体的，一体的连接方式为一次成型。而一次成型是指一次加工即制成，压制成型则是指通过压制使之成型，两者的含义不同，不能认为一次成型公开了压制成型。可见，对比文件并未公开权利要求中的上述技术特征。

一审中，北京知识产权法院认为，对于包含制备方法特征的产品权利要求，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。本案中，虽然对比文件未记载极耳由圆柱体压制成型出极耳片，但是从对比文件的附图及说明书相应内容来看，正极柱为圆柱体结构，极耳连接片为片状结构，且两者是一体的，与涉案专利权利要求中“所述的极耳由圆柱体压制成型出极耳片”在结构上并无差别，也就是说“压制成型”作为一种加工方法并未使权利要求1的极耳及极耳片结构不同于对比文件1中的极耳和极耳片的特定结构和/或组成，因此，“压制成型”不构成涉案专利权利要求与对比文件的区别特征。

通过该案例我们可以看出，实用新型专利权利要求中的制备方法特征对权利要求的保护范围具备限定作用，在实践中争议还是很大。[16]争议的根源在于，一方面《专利审查指南》关于制备方法特征坚持了“折中”说审查规则，即对于专利权利要求中的制备方法特征，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成，如果该方法使产品具有特定结构和／或组成，则该制备方法特征具备限定作用，属于“方法限定说”；相反，则不具备限定作用，属于“产品限定说”。

最高人民法院进一步认为，实用新型专利权的保护对象是由形状、构造或者其结合构成的技术方案。如果权利要求中非形状构造类特征对产品的形状、构造或者其结合不具有影响，则其通常对该权利要求的创造性不产生贡献。[17]另一方面，《专利审查指南》又规定，在实用新型专利创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。[18]该规定又属于“方法限定说”。这就导致实用新型专利权利要求中制备方法特征解释的规则极为混乱。

在名称为“一种移动终端壳体和移动终端”的实用新型专利纠纷案中，[19]权利要求1保护一种移动终端壳体。涉案专利权利要求中“模内镶件注塑”为制备方法特征，该制备方法特征也是唯一没有被对比文件公开的技术特征。请求人认为，本专利为实用新型专利，保护的是产品而非方法，而对“半切膜”形成方式的具体限定属于方法技术特征。因此，两者的区别技术特征不应包含“模内镶件注塑半切膜”。

国家知识产权局认为，关于上述区别特征，模内镶嵌注塑一般是将已印刷成型好的装饰片材放入注塑模内，然后将树脂注入成型片材的背面或周围，使树脂与片材结合成一体固化成型的产品，同时在表面形成硬化的透明薄膜。使用模内镶件注塑工艺制造半切膜，具有坚固、稳定、耐磨的技术效果，因此，权利要求1具备创造性。北京知识产权法院认为，关于“模内镶件注塑半切膜”属于方法应予排除的主张，缺乏事实基础，没有法律依据。

北京市高级人民法院同样认为，“模内镶件注塑半切膜”并非对方法本身进行改进的技术特征，而是对半切膜与壳体的连接关系即结构特征具有限定作用的方法特征，此类方法特征对实用新型专利的技术方案具有限定作用，在评价新颖性和创造性时应当予以评价。半切膜通过模内镶件注塑工艺成型，进而与壳体坚固连接，使得本专利的技术方案取得了有益的技术效果。

最高人民法院认为，第一，模内镶件注塑工艺是较成熟的技术，模内镶件注塑的工艺过程以及依据该工艺制备的产品特性均是已知的，权利要求中并未包含对方法本身提出的改进，该特征通过已知制备方法对半切膜本身进行限定，该制备方法制备的膜本身具有已知的硬度、层状结构等特性，因此“半切膜为模内镶件注塑半切膜”具有限定作用。第二，模内镶件注塑半切膜这一制作工艺导致产品在结构和／或组成上与对比文件产品不同，在新颖性审查中应当考虑该特征。而且，目前没有证据表明对该种工艺制备的膜进行半切处理，并将其作为接口处防护膜的技术手段属于所属领域惯用技术手段，同时，基于不同的膜本身的特性，权利要求的“模内镶件注塑半切膜”具有更为稳定、坚固、耐磨的效果，因此权利要求和对比文件的区别“半切膜为模内镶件注塑半切膜”不属于所属领域惯用技术手段的直接置换。

上述案件是“方法限定说”的典型案例，但是笔者不赞同最高人民法院的观点。

首先，既然模内镶件注塑工艺是使用已知方法限定已知产品，那么“特定结构”从何而来？其次，最高人民法院以“该制备方法制备的膜本身具有已知的硬度、层状结构等特性”来说明“半切膜”的特定结构，而该“特定结构”又没有写入权利要求，这与“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”相违背。再次，前文已经论述过产品的微观结构不属于实用新型专利保护的客体。实用新型专利中采用已知工艺限定已知产品，即便是产生了特定的结构和/或组成，也应当记载在权利要求中通过结构特征来体现。

“该制备方法制备的膜本身具有已知的硬度、层状结构等特性”明显属于微观结构，不应当属于实用新型专利保护的客体。该类观点根深蒂固，早在名称为“双层艺术玻璃容器”的实用新型专利确权案中，国家知识产权局认为，权利要求中限定了图案壁和外层壁端口的连接方式还采用了“相熔接成一体”的整体结构，与对比文件所述“内壁层和外壁层通过螺纹以及防水粘合剂紧固”的连接方式不同，产品结构已经发生了变化。[20]但权利要求并没有记载产品结构是什么，因此，采用制备方法特征限定产品结构的做法不可取。

四、侵权程序中，制备方法特征与实用新型专利权保护范围的关系

《专利权纠纷司法解释二》第10条规定，对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。上述规定没有区分实用新型专利权和发明专利权，统一采用了“方法限定说”。该规定与权利要求的划界作用相符，尽管该规定在侵权程序中具有广泛的应用，但是司法实践中仍有大量适用“产品限定说”的案例。

（一）“产品限定说”

在名称为“多层次酸蚀工艺图案玻璃”的实用新型专利中，[21]权利要求1保护一种多层次酸蚀工艺图案玻璃。该专利权利要求中的制备方法特征包括“酸蚀”“二次酸蚀”，根据“产品限定说”，制备方法特征对权利要求保护范围的确定不具有限定作用。

例如，佛山市中级人民法院认为，涉案专利请求保护的权利要求3不是对酸蚀方法本身提出的技术方案，因此，即使被控侵权产品经过3次或者4次酸蚀方法对玻璃进行处理，仍然落入原告请求保护的权利要求3的保护范围。福州市中级人民法院、河南省高级人民法院均采用了该观点。[22]

同时，笔者注意到，在该专利的无效程序中，同样没有把制备方法特征作为区别技术特征进行考虑。北京市高级人民法院认为，[23]本专利权利要求2-6是对平板玻璃的表面、凹陷部分和凹蒙图案面部分的透明度、位置关系以及其上图案等特征的描述，不涉及腐蚀玻璃的酸度、时间和蚀刻过程，因此请求人关于公知常识证据已经公开了腐蚀玻璃的酸度及时间决定蚀刻深度的上诉理由，与本专利创造性判断无关。

在名称为“一种矩形密封圈”的实用新型专利的侵权纠纷案件中，[24]权利要求保护一种矩形密封圈。最高人民法院认为，实用新型专利权利要求中非形状构造类技术特征对于该实用新型专利权利要求的新颖性和创造性不能产生贡献。因此，审查针对该具有非形状构造类技术特征的实用新型专利权利要求所提出的现有技术抗辩时，原则上不考虑该现有技术是否公开了该非形状构造类技术特征。如果考虑该非形状构造类技术特征，则会将已经全部公开了有关形状构造类技术特征的现有技术囊括在该具有非形状构造类技术特征的实用新型专利权利要求的保护范围之内，导致该实用新型专利权利要求的保护范围与其技术贡献不相适应。本案中，尽管本实用新型专利在其权利要求中用“热压”限制聚四氟乙烯包裹层，但“热压”既不属于形状范畴，也不属于构造范畴，故不属于本实用新型专利的保护范围。

上述案例是“产品限定说”的体现。笔者认为，“产品限定说”在专利侵权判定中不具备法律基础。

首先，权利要求是确定专利权保护范围的基础，也是专利权人对社会贡献的体现，更是区分公共利益和私人利益的标尺，在法律明确规定了专利权的保护范围以其权利要求的内容为准的情况下，在确定实用新型专利权的保护范围时，将实用新型中的制备方法特征排除在专利权的保护范围之内，是没有任何依据的。既然最高人民法院认为“实用新型专利权利要求中非形状构造类技术特征对于该实用新型专利权利要求的新颖性和创造性不能产生贡献”，那么，在确权阶段也不应当认为“实用新型专利新颖性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征”。如果在授权确权阶段认为制备方法特征是应当予以考虑的技术特征，那么就不应当否认该技术特征对权利要求所做的贡献。

其次，实用新型专利的客体是产品不能成为制备方法特征不具备限定作用的理由。实用新型专利的权利要求中可以包括方法特征，允许使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不能包含对方法本身提出的改进。既然通过已知方法来限定权利要求中的技术特征符合专利法的规定，那么，该已知的方法特征对权利要求应当具备限定作用。至于为什么要在产品的权利要求中记录制备方法特征，《专利法》及《专利审查指南》都没有规定。如果将制备方法特征写入权利要求，在制度上是被允许的，而在侵权阶段却又是可以忽略的技术特征，会使在确定专利权的保护范围时增加了不确定性，对社会公众是不利的。这种忽略制备方法特征的做法，本质上就是在适用已经被放弃的“多余指定原则”。[25]

最后，专利权具有排他性，这就要求专利权的保护范围具备确定性。对此，专利申请人在撰写权利要求书和获取该权利时，应当抱有积极谨慎的态度。专利申请人应当坚持将尽量少的技术特征写入权利要求中的做法，这是因为权利要求中的每一个特征都应当是其财产权的一部分，都是划定边界的标尺。有人可能说这对于权利人可能过于苛刻，或者不现实，但是这一谨慎的标准就如同正义和公正一样，虽然很难苛求在每一专利申请中都能体现，但是这是每件专利申请的目标。在撰写专利申请时其可能因为种种原因不能完美，但是不能因此就纵容撰写中出现的瑕疵。

以实用新型专利权为例，根据我国的专利制度，其授权不经过实质审查，申请人撰写完成专利申请也就意味着财产权的形成。对此，专利申请人更应当抱着对社会公众负责，对自己的财产权负责的态度，谨慎撰写每一项权利要求，结合现有技术字斟句酌写入权利要求中的每一个技术特征。否则在进行侵权判定时，不能以疏忽、不谨慎、没有考虑周全等理由否定任何写入权利要求中的技术特征的限定作用。

（二）“方法限定说”

实用新型专利中，说明书及附图为实现功能性特征所限定的功能、效果所载的不可缺少的形状构造类特征和非形状构造类特征，均对该功能性特征具有实质限定作用，均构成功能性特征的内容，在侵权判定时均应予以考虑。[26]在根据说明书及附图确定实用新型专利中的功能性特征的不可缺少的技术特征时，同样应当考虑非形状构造类特征。这说明“方法限定说”在侵权诉讼中属于主流观点。

在名称为“药浸柳枝接骨外固定架”的实用新型专利侵权纠纷案中，[27]权利要求保护一种药浸柳枝接骨外固定架，争议焦点为实用新型专利权利要求中“药浸”是否具有限定作用，上海市高级人民法院认为，实用新型专利技术方案中既可以有形状、构造或者其结合方面的技术特征，也可以有非形状、构造或者其结合方面的技术特征，只要这些技术特征所共同限定的技术方案是具有确定形状或者构造的产品，该种产品就可以成为实用新型专利所保护的客体。涉案实用新型专利是由经“药浸”处理的柳枝条编织成的接骨外固定架，“药浸”是非形状、构造或者其结合方面的技术特征，该技术特征不会引起涉案实用新型专利在形状、构造或者其结合方面发生变化。但“药浸”仍是涉案实用新型专利的一项必要技术特征，并与其他技术特征一起共同构成了涉案实用新型专利技术方案，共同限定了涉案实用新型专利权保护的范围。“药浸”应当是涉案实用新型专利的一项必要技术特征，而并非一项非必要的技术特征。更何况，专利权利要求的独立权利要求中记载的技术特征均应是必要技术特征，认定一项记载于独立权利要求中的技术特征为非必要技术特征并无法律依据。“药浸”记载于涉案实用新型专利的独立权利要求中，故应为涉案实用新型专利的必要技术特征。

在实用新型专利的民事侵权判定中，产品权利要求中的制备方法特征具备限定作用，是权利要求公示与划界作用的体现。最高人民法院的司法解释、北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南》及国家知识产权局制定的规章都予以了肯定。[28]

五、在《专利法》中废除实用新型专利势在必行

因为《专利法》对于实用新型专利权的客体给出了诸多限制，即便一案双申的权利要求，其保护范围也可能不一致。同时，因为制备方法特征不属于实用新型专利权利要求的客体，也导致制备方法特征在授权确权程序中的解释规则与侵权中的解释规则完全不一致，而且这种不一致很难通过规则的统一进行调和。另外，实用新型专利申请，在授权程序中不进行实质审查，也会衍生出众多问题。因此，有必要通过制度革新的方式，实现解释规则的统一。

（一）专利权有效原则不应当适用实用新型专利权

专利权有效原则是指在侵权诉讼中，专利权在没有被专利行政机关宣告无效之前，应当推定该专利权合法有效，并以此为前提审理专利侵权纠纷。[29]采用这一观点的主要原因在于我国实行的是侵权程序与无效程序的“双轨制”。欧陆体系专利法奉行民事侵权程序与行政无效程序二元分立体制，即侵犯专利权纠纷经由民事诉讼程序决定，而专利有效性的问题则必须经由行政无效程序解决，两者的边界不容逾越。[30]专利权有效原则不应当适用于采用注册制的实用新型专利权。

早在1980年11月20日的专利法讨论大会上，社会科学院王家福研究员就明确指出，专利法的实质在于，国家用法律确认经过审查符合专利条件的发明为一种资产（财产），并授予专利权，任何人不得侵犯，以保障专利权人在竞争中的有利地位。[31]这一论断直接道明了专利权的本质，专利权是依审查而赋予申请人的权利，没有经过审查的技术方案不应当称之为专利权。

按照美国的专利理论，专利权是发明人与社会公众之间（由专利局代表）签订的一个合同。[32]专利审查员根据自己掌握的现有技术，直接判定申请案中的发明是否符合显而易见性的要求，并且尽快作出是否授权的决定。与此相应，相关的专利权属于推定有效的权利。[33]即专利权一旦授予之后，在法律上属于推定有效。[34]也就是说，专利权有效原则是建立在相应的技术方案经受了专利行政机关的审查这一前提的，凡经专利行政机关依法审查授予的专利权，在未被宣告无效之前，该权利都应推定为有效，依法应予以保护。如果申请人提出的技术方案没有经过审查，则不应当适用专利权有效原则。

（二）实用新型专利权严重增加了社会公众负担

建立实用新型保护制度的目的之一，就是为了保护那些创造高度尚达不到发明专利要求的一些简单的小发明创造。[35]如果我国不采用实用新型制度，那么许多小发明势必申请发明专利，使专利局进行实质审查，增加专利局的审查工作负担。[36]在此背景下，我国采用注册制的方式将实用新型纳入专利权进行保护。美国也曾经实行注册制，其造成一系列弊端。例如，大量的专利授给毫无价值的技术或者来自公共领域的技术。[37]同时，在专利局没有履行审查职责而又将实用新型作为专利权进行保护的情况下，必然将宣告实用新型专利权无效的义务转嫁给社会公众，进而增加社会公众的负担。

目前，除专利保护期外，《专利法》所有涉及专利权保护的规定，均未针对发明与实用新型作出区分。[38]这就使得实用新型专利权享有与发明专利权同等的权利，既包括实体权利，也包括诉讼权利。例如，实用新型专利权的权利人，可以基于这一专利权随时起诉、也可以在多地起诉，也可以随时撤回起诉；相对方在收到起诉后，要进行专业上的判断，是否停止实施相应的侵权行为，否则可能承担恶意侵权的赔偿责任。

在实用新型专利权猛增的情况下，社会公众随时有可能被卷入无谓的诉讼中去。社会公众为应对权利人依据实用新型专利权提起的侵权之诉，通常的抗辩手段包括不侵权抗辩、现有技术抗辩以及提起专利权无效宣告请求等，无论哪一种方式，作为普通的社会公众为应对这一专业的诉讼都要花费无数的精力和财力，此时，社会公众实际上承担了审查相应实用新型专利权是否有效的义务。即便社会公众最后赢得了诉讼，由此产生的损失只能作为商业风险自行承担。[39]特别是，在专利侵权诉讼的民事判决已经履行完毕后，即便是实用新型专利权被宣告无效，也无需回转的规定，进一步加重了社会公众的负担。专利权人只是输掉了本不应当注册的专利权。由此可知，实用新型专利无需实质审查即可授权为实用新型专利权人所带来的利益已远超出专利保护期较短这一因素为专利权人可能带来的利益损害。[40]

（三）继续将实用新型纳入专利权进行保护将会阻碍技术创新和社会进步

我国于1984年制定的《专利法》，将发明、实用新型和外观设计统称为“专利”，反映了我国当时的科技发展状态。[41]经过近四十年的发展，我国专利制度的各个方面已经发生了翻天覆地的变化。发明专利权与实用新型专利权的创造性高度的差异已经变得模糊。特别是在提倡高质量发展的今天，不宜再将实用新型纳入《专利法》继续保护。将发明专利权与实用新型专利权统称为“专利权”，也容易降低专利权在社会公众心目中的地位。[42]

最好的方式是，将现行的专利法一分为三，制定单独的《专利法》、《实用新型法》和《外观设计法》，分别提供对于发明、实用新型和外观设计的保护。按照这个方案，《专利法》仅仅保护技术发明，只有获得了授权的技术发明，才可以称之为“专利权”。至于实用新型和外观设计，在符合《实用新型法》或者《外观设计法》的条件下，可以获得“权利证书”的保护，但不再成为“专利权”。[43]即便不对实用新型专利专门立法，也应当增加实用新型专利的实质审查程序，增强实用新型专利权的稳定性，同时也可以减少实用新型的数量，真正实现保护创新的立法目的。

在《专利法》没有修改的情况下，司法应当发挥其纠偏功能，通过判例形成规则以限制实用新型专利权给社会公众带来的负担。与发明专利权一样，实用新型专利权保护的同样是技术方案，同样具有复杂性、难以划定权利边界等特点。在没有经过实质审查的情况下，权利人不应当具备与发明专利权一样诉权，例如，实用新型专利的权利人在起诉时，法院“应当”要求权利人提供结果为具备授权条件的专利权评价报告，而不是“可以”。另外，在权利人都没有搞清楚自己专利权的稳定性及保护范围时，更加没有理由将相对人拉入诉讼的漩涡；即便是相对人胜诉，也会因卷入诉讼而遭受损失，此时，如果权利人不分担这一损失，显然违背了公平原则。

有观点认为，让专利权人承担责任，会产生寒蝉效应，笔者认为这一担忧是不存在的。专利权人胜诉，将会获得巨额赔偿；如果其败诉，仅需要承担胜诉方的直接损失。而这两个结果在数量上完全不是一个量级的，专利权人不会因为可预见性的风险而放弃专利诉讼，除非专利权人对其专利权没有信心。

还有观点认为，专利侵权判断具有较强的专业性，不宜对专利权行使方式施加严格限制。这一论断应当是针对发明专利权而言的，对于没有经过实质审查的实用新型专利权而言，数量极其庞大，已经使得社会公众无时不处于专利丛林之中。如果不加以限制，将会导致社会公众为应对没有实质审查的专利权花费大量的财力，消减了专利制度的正当性。事实上，目前已经有许多无辜的社会公众被卷入实用新型专利诉讼之中，并且承担了由此造成的巨额损失。

至于直接损失的范围，笔者认为，至少应当由实用新型专利权人承担胜诉方的律师费等合理开支。美国专利法第285条（35 U.S.C. § 285）规定：“法院在特殊案件（exceptional cases）中，可以要求败诉方支付胜诉方合理的律师费。”美国对经过实质审查的专利权都赋予败诉方支付胜诉方律师费的义务，对于没有经过实质审查的实用新型专利权，更应当有负有这一义务，以使其谨慎提起侵权诉讼。同时，直接损失也应当包括专利权人在起诉时可以预见的给对方造成的损害，例如相对方因权利人的起诉行为采取的停止侵权行为而遭受的直接损失。

六、结语

实用新型专利权在确权与侵权程序的解释规则不同，而且二则直接的冲突无法调和。为限制实用新型专利权人利用没有经过实质审查的规则，以合法的形式发起诉讼，损害他人利益，同时减轻社会公众的负担，建议对实用新型专利单独立法或者将实用新型直接吸纳入发明专利。以使得发明创造仅包括发明专利，真正发挥专利制度鼓励创新的作用。在目前情况下，应当发挥司法的纠偏作用，由权利人和相对人共同分担因侵权诉讼给相对人造成的直接损失，或者借鉴美国的做法，由败诉方承担胜诉方的律师费，以达到平衡双方利益的目的。

注释

【1】中华人民共和国中央人民政府网，2023年11月3日，https://www.gov.cn/govweb/lianbo/bumen/202311/content_6913412.htm。

【2】参见国家知识产权局专利复审委员会编著：《以案说法——专利复审、无效典型案例指引》，知识产权出版社2018年版，第101页。

【3】参见闫文军：《专利权的保护范围》（第2版），法律出版社2018年版，第628页。

【4】参见李明德、闫文军：《日本知识产权法》，法律出版社2020年版，第477页。

【5】参见李明德、闫文军：《日本知识产权法》，法律出版社2020年版，第477页。

【6】参见丁佳艺：《“用方法特征表征的产品权利要求”相关问题的探析》，中国社会科学院研究生院2014年硕士学位论文。

【7】最高人民法院行政裁定书，（2018）最高法行申1918号。

【8】《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.5节。

【9】《专利审查指南》第二部分第二章第3.1节规定：按照性质划分，权利要求有两种基本类型，即物的权利要求和活动的权利要求，或者简单地称为产品权利要求和方法权利要求。第一种基本类型的权利要求包括人类技术生产的物（产品、设备）；第二种基本类型的权利要求包括有时间过程要素的活动（方法、用途）。属于物的权利要求有物品、物质、材料、工具、装置、设备等权利要求；属于活动的权利要求有制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法以及将产品用于特定用途的方法等权利要求。

【10】《专利审查指南》第一部分第二章第6.1节。

【11】《专利审查指南》第一部分第二章第6.1节。

【12】《专利审查指南》第一部分第二章第6.2节。

【13】参见［日］田村善之：《日本知识产权法》（第4版），周超、李雨峰、李希同译，知识产权出版社2011年版，第348页。

【14】《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.5节规定：对于这类权利要求，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和／或组成。如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和／或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和／或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和／或组成已发生改变。例如，专利申请的权利要求为用X方法制得的玻璃杯，对比文件公开的是用Y方法制得的玻璃杯，如果两个方法制得的玻璃杯的结构、形状和构成材料相同，则申请的权利要求不具备新颖性。相反，如果上述X方法包含了对比文件中没有记载的在特定温度下退火的步骤，使用该方法制得的玻璃杯在耐碎性上比对比文件的玻璃杯有明显的提高，则表明要求保护的玻璃杯因制备方法的不同而导致了微观结构的变化，具有了不同于对比文件产品的内部结构，该权利要求具备新颖性。

【15】北京知识产权法院行政判决书，（2016）京73行初4360号；北京市高级人民法院行政判决书，（2018）京行终5919号。该案二审判决撤销了一审判决，但并未就本案争议的问题给出任何理由。与此相同的观点还有北京知识产权法院行政判决书，（2016）京73行初4363号。此外，北京知识产权法院在另案中认为争议的制备方法特征“由压力焊成型的结合层”具有限定作用，北京知识产权法院行政判决书，（2016）京73行初4364号。

【16】该案是2019年10月北京市高级人民法院判决的案件，这也说明该问题在目前的实践中争议很大，也说明了本文讨论的问题的重要性。

【17】最高人民法院行政判决书，（2021）最高法知行终621号。

【18】《专利审查指南》第四部分第六章第4节。

【19】国家知识产权无效宣告审查决定书（第25583号）；北京知识产权法院行政判决书，（2016）京73行初2372号；北京市高级人民法院行政判决书，（2017）京行终2928号［类案有北京知识产权法院行政判决书，（2015）京知行初字第2871号；北京市高级人民法院行政判决书，（2016）京行终5572号］；最高人民法院行政裁定书，（2018）最高法行申1918号。

【20】参见李政主编、国家知识产权局专利复审委员会编著：《专利复审委员会案例诠释——现有技术与新颖性》，知识产权出版社2004年版，第389页。

【21】广东省高级人民法院民事判决书，（2011）粤高法民三终字第73号。

【22】河南省高级人民法院民事判决书，（2011）豫法民三终字第145号；福建省福州市中级人民法院民事判决书，（2009）榕民初字第1784号。

【23】北京市高级人民法院行政判决书，（2010）高行终字第1404号。

【24】最高人民法院民事裁定书，（2017）最高法民申3712号。

【25】参见程永顺、罗李华：《专利侵权判定——中美法条与案例比较研究》，知识产权出版社1998年版，第268页。

【26】最高人民法院民事判决书，（2021）最高法知民终411号。

【27】上海市高级人民法院民事判决书，（2004）沪高民三（知）终字第94号。

【28】（1）《专利权纠纷司法解释二》第10条规定：对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

（2）北京市高级人民法院关于制备方法特征在权利要求中的限定作用的意见。

北京市高级人民法院先后出台过三份关于专利侵权判定方面的意见：

第一，《北京市高级人民法院关于〈专利侵权判定若干问题的意见（试行）〉的通知》（现已失效）第53条。

53.对于含有非实用新型技术特征的实用新型专利权利要求，应当严格按照专利权利要求的文字限定专利权的保护范围，不应当把该专利权利要求中的非实用新型技术特征认定为非必要技术特征。即被控侵权物（产品或方法）缺少了实用新型专利独立权利要求中的非实用新型技术特征，不构成侵犯专利权。

19.以方法特征限定的产品权利要求，方法特征对于专利权保护范围具有限定作用。

20.实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的，该技术特征用于限定专利权的保护范围，并按照该技术特征的字面含义进行解释。

非形状、非构造技术特征，是指实用新型专利权利要求中记载的不属于产品的形状、构造或者其结合等的技术特征，如用途、制造工艺、使用方法、材料成分（组分、配比）等。

第三，北京高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第21、22条。

21.以制备方法限定产品的技术特征对于确定专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权产品的制备方法与专利方法既不相同也不等同的，应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

22.实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的，该技术特征对确定专利权的保护范围具有限定作用。

非形状、非构造技术特征，是指实用新型专利权利要求中记载的不属于产品的形状、构造或者其结合等的技术特征，如用途、制造工艺、使用方法、材料成分（组分、配比）等。

（3）国家知识产权局《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南（试行）》。

2.5.4.2方法特征限定的产品权利要求的解释。

在解释由方法特征限定的产品权利要求时，权利要求中的每一个特征，包括方法特征都对产品的保护范围具有限定作用。

2.5.8含有用途、方法或材料特征的实用新型专利权利要求。

实用新型专利保护的是具有一定形状和构造的产品，但是，这并不意味着实用新型权利要求中只能出现形状或者构造技术特征，也不意味着当实用新型专利权利要求中出现非形状或构造技术特征，比如用途、方法或者材料特征时，这些特征对于实用新型专利权利要求所要求保护的范围不具有限定作用。

对于含有用途、方法或材料特征的实用新型专利权利要求，应当按照权利要求中的全部技术特征确定专利权的保护范围，用途、方法或材料特征不能被忽略。

【29】北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第1条规定：在权利人据以主张的专利权未被宣告无效之前，其权利应予保护，不得以该专利权不符合《专利法》相关授权条件、应被宣告无效为由作出裁判。

【30】参见朱理：“专利民事侵权程序与行政无效程序二元分立体制的修正”，载《知识产权》2014年第3期。

【31】参见赵元果编著：《中国专利法的孕育与诞生》，知识产权出版社2003年版，第110页。

【32】参见李明德著：《美国知识产权法》（第2版），法律出版社2014年版，第92页。

【33】参见李明德著：《美国知识产权法》（第2版），法律出版社2014年版，第57页。

【34】参见李明德著：《美国知识产权法》（第2版），法律出版社2014年版，第83页。

【35】参见刘春田主编：《知识产权法》（第二版），高等教育出版社北京大学出版社2003年版，第 160页。

【36】参见汤宗舜著：《专利法教程》（第3版），法律出版社2003年版，第33页。

【37】参见李明德著：《美国知识产权法》（第2版），法律出版社2014年版，第33页。

【38】参见芮松艳著：《创造性条款的原理解读与实务规则》，知识产权出版社2023年版，第65页。

【39】笔者不认为将诉讼风险作为商业风险的说法，诉讼风险是在特定当事人之间发生，而商业风险是在不特定当事人之间发生，将一方当事人对另一方当事人的诉讼行为认定为商业风险有所不妥。

【40】参见芮松艳著：《创造性条款的原理解读与实务规则》，知识产权出版社2023年版，第65页。

【41】参见李明德：“论我国专利制度改革的三个维度”，载《知识产权》，2019年第8期。

【42】参见李明德著：《知识产权法》（第2版），法律出版社2014年版，第117页。

【43】参见李明德：“论我国专利制度改革的三个维度”，载《知识产权》，2019年第8期。

作者简介

刘志伟律师 中国人民大学民商法硕士，中国社会科学院研究生院在职博士，北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人、专利代理师，九三学社社员，广州等地仲裁委员会仲裁员、北京航天航空大学科技创新中心研究员。先后担任第十一届深圳市律师协会专利法律委员会副主任、第十二届广东省律师协会专利法律专业委员会委员、深圳市专利协会副会长及理事、2014年国家知识产权局条法司“专利法修改配套调研和专题研究工作项目组”专家、广东深圳（南山）商业秘密保护基地专家库专家，东莞松山湖等地知识产权专家。

撰写的论文《知识产权恶意诉讼审判实践及法律规制探析》荣获中国法学会知识产权法学研究会2019年年会暨第七届全国知识产权青年学者论文征集评选二等奖、《论“合法来源抗辩权”条款的法律适用与统一》荣获中国知识产权实务论坛（2011）“十佳论文”。

其代理的专利授权确权及侵权案件多次被评选为典型案例，主要包括：2018、2019年度最高人民法院评选中国法院50件典型知识产权案例，2018、2020年度国家知识产权局专利复审无效十大案件，2018、2019年度广州知识产权法院服务和保障科技创新十大典型案例，2018、2019年度广东律师知识产权典型案例，2016、2017、2019、2022年度深圳律协评选的知识产权十大典型案例等。

欢迎与作者联系讨论专利法律问题，联系方式如下：

电话/微信：13714961610

出版专著

作者：刘志伟

编辑：Sharon