作者 | 黄筱聪 李琳

北京市柳沈律师事务所

目次

1. 申请人对SEP相关申请的预期目标

2. SEP相关申请的特点

3. SEP相关申请的审查意见的特点

4. SEP相关申请的审查意见应对策略

  4.1 关于新颖性和创造性问题的应对策略

  4.2 关于修改超范围问题的应对策略

  4.3 关于不清楚问题的应对策略

  4.4 获得授权后的权利要求更正和/或提交分案申请

5. 结论

标准必要专利（Standard Essential Patent，SEP）是指为实施某项技术标准（例如，通信、图像/视频处理、家居、汽车、企业、城市等）而必须使用的专利，也就是说，如果某项技术标准的实施必须以侵害某项专利权为前提，则该项专利权所对应的专利即为SEP。SEP相关申请是指有可能在授权后成为SEP的申请。由于SEP相关申请自身的特点，在答复SEP相关申请的审查意见时，相比于其他类型的专利申请，通常需要考虑更多方面，以妥善应对这些审查意见，并同时实现SEP相关申请的知识产权价值的最大化。本文将从以下几个方面简要介绍SEP相关申请的审查意见应对要点，从而帮助专利申请人在专利审查过程中获得较为合适的保护范围。

1. 申请人对SEP相关申请的预期目标

专利申请人申请专利时，通常以获得具有较宽保护范围的授权专利作为其目标。对于SEP相关申请而言，由于其具有与特定行业标准相关的特性，因此，除上述目标之外，SEP相关申请的申请人通常以与相关标准的高对应性作为其主要目标之一。其次，由于SEP相关申请涉及行业标准和全球市场，SEP相关申请的全球布局对于专利申请人来说也是至关重要的，因此，SEP相关申请的申请人通常也将权利要求的全球范围一致性作为其主要目标之一。

2. SEP相关申请的特点

一件在中国的SEP的形成通常经过以下步骤：

1）申请人基于准备提出的标准提案或者对现有标准的改进方案提供技术交底书；

2）专利代理师基于申请人提供的技术交底书撰写并提交专利申请文件；

3）在提交申请文件之后，申请人或专利代理师基于已发布的标准文本制作专利申请文件的权利要求与标准文本相对应的权利要求对照表（Claim Chart，亦称为CC），并对专利申请的一个或多个权利要求与标准的对应性进行初步评估；

4）在专利申请过程中，在主动修改阶段基于原始提交的说明书（包括附图）和权利要求书的描述对权利要求书进行修改，以使待审查的权利要求书中的一个或多个权利要求尽可能与标准文本相对应；

5）在专利申请过程中，在答复审查意见通知书阶段（包括复审阶段），基于原始提交的说明书（包括附图）和权利要求书的描述对权利要求书进行修改，以在克服审查员指出的问题的前提下，使得待授权的权利要求书中的一个或多个权利要求尽可能与标准文本相对应；

6）专利授权、申请人因此获得一件SEP。

当然，标准的发布并不一定发生在专利审查阶段，因此，申请人也会通过提交分案申请来寻求获得与已发布或未发布的标准进行对应的SEP。

通过上述SEP相关申请的形成过程可看出，在SEP相关申请撰写时，相应的标准尚未发布。因此，在撰写阶段，SEP相关申请的权利要求通常是基于申请人准备提出的标准提案或者发明人对于现有标准的改进方案而归纳的技术方案。因此，期望在撰写阶段获得具有与标准高对应性的权利要求通常是比较困难的。而为了实现SEP相关申请与标准的高对应性这一目标，常见的做法是通过主动修改、审查意见通知书的答复阶段或者通过分案等方式，不断对权利要求进行修改和完善以趋近于对应的标准文本。在审查实践中，在主动修改阶段基于已经准备好的Claim Chart对权利要求进行修改和完善是比较好的选择，这可以使得待审查的权利要求已经是申请人想要寻求保护的权利要求，也有利于审查员节约审查程序。

3. SEP相关申请的审查意见的特点

相比于其他类型的专利，审查员在评述SEP相关申请的新颖性和创造性问题时，经常会以标准提案作为对比文件。标准提案通常具有以下特点：

（1）对技术方案的记载不够详尽，有时只是提出问题/解决方向，仅仅是对可能的技术方案进行点题；

（2）与优先权日接近的提案内容可能非常接近SEP相关申请的实施方式。

除了上述新颖性和创造性问题外，由于SEP相关申请通常会根据Claim Chart对权利要求进行修改和完善，这可能导致修改后的权利要求与原始申请文件在表述上存在差异，因此，修改超范围问题或者不清楚问题也成为SEP相关申请的审查意见中较为常见的问题。

4. SEP相关申请的审查意见应对策略

4.1 关于新颖性和创造性问题的应对策略

4.1.1通用应对策略-参考外国同族申请的审查历史来制定最佳策略

如上所述，申请人对于SEP相关申请的预期目标通常包括权利要求与标准的高对应性以及权利要求的全球范围一致性。因此，总体上，在答复针对SEP相关申请的审查意见时，通常从两个方面入手：

1）参考IP五局（IP5）同族申请的审查历史，例如，欧洲/美国/韩国/日本/中国同族申请的审查历史等，实践中较常参考的是欧洲/美国同族申请的审查历史。通过参考同族申请的审查历史及授权的权利要求来进行权利要求的修改，以尽可能确保同族申请的权利要求在全球范围的一致性，这对于SEP相关申请人在全球范围内维护自身知识产权的利益是很重要的；

2）分析Claim Chart，并找到说明书中与其相对应的实施例。通过参考Claim Chart来进行权利要求的修改，以尽可能确保权利要求与标准的高对应性。下面将详细介绍在实践中在分析Claim Chart的基础上参考外国同族申请的审查历史而应对中国审查员提出的新颖性/创造性的策略。

在实践中，在评价专利申请的新颖性和/或创造性时，审查员有时会参考同族申请的审查历史来选取对比文件。在分析本申请和对比文件之后，若发现审查员引用的文件与某局审查员所引用的对比文件相同且同族申请已经授权，最理想的情况是各局审查员所引用的对比文件一致且各局授权的权利要求也一致（因为各局审查员有时也会互相参考审查过程），在这种情况下，首先考虑参考同族申请的授权权利要求进行修改，以确保权利要求在全球范围的一致性，对于SEP相关申请，即使在分析本申请和对比文件之后，认为存在优于同族申请的授权权利要求的保护范围的权利要求（保护范围更宽），但是出于全球范围一致性、以及权利稳定性等因素的考虑，专利申请人有时会选择按照已授权的同族申请的权利要求修改中国申请的权利要求，以力求尽快获得与其他国家一致的保护范围的中国授权专利，并有可能在后续阶段通过分案等方式来寻求对于不同保护范围的技术方案的授权。并且，通常这种情况下，申请人有更多的时间分析权利要求与标准的对应性，并在审查过程中以更理想的保护范围获得授权。

然而，上述最理想情况并不常见，因为即使各局审查员所引用的对比文件相同，但由于各局审查的标准和/或尺度有所不同，也可能导致在各局授权的权利要求之间存在差异。在实践中，美国对于创造性问题的审查尺度相对于中国可能相对宽松，例如，在美国，如果权利要求中的某一特征未被对比文件公开，就可能会被审查员认为具备创造性，而在中国，审查员会进一步考虑该特征是否具有显著进步（例如，是否具有意想不到的技术效果）。此外，在实践中，中国的审查尺度可能更倾向于接近欧洲，中国审查员也可能更倾向于参考欧洲审查员的审查意见，并在此基础上根据自己检索的对比文件提出审查意见。因此，作为一种可考虑的方式，当欧洲同族申请和美国同族申请均获得授权时，可优先考虑欧洲同族申请的授权权利要求，但这并不绝对。若美国同族申请的授权权利要求保护范围更大或者与标准的对应性更好，则可先尝试修改为与美国同族申请的授权权利要求一致。

此外，若各局审查员所引用的对比文件彼此不同并且从而导致在各局获得的授权权利要求各不相同，这种情况下，申请人可能针对各个同族申请均有其对应的Claim Chart，并且各个Claim Chart可能彼此不同。此外，若中国审查员引用的对比文件均与其余各局审查员所引用的对比文件不一致，通常需参考各局的审查过程并分析各个Claim Chart进行综合判断，以为申请人寻求一个最合适的保护范围。

下面以一示例来说明。若美国同族申请获得授权的权利要求集A，其中，授权的权利要求集A包括独立权利要求1和从属权利要求2和3，并且与权利要求集A相对应的Claim Chart为Claim Chart A。Claim Chart A如下所示。

Claim Chart A

若欧洲同族申请获得授权的权利要求集B，其中，授权的权利要求集B包括独立权利要求1和从属权利要求2和3，并且与权利要求集B相对应的Claim Chart为Claim Chart B。如下所示。

Claim Chart B

作为一种可选的方式，在分析本申请和对比文件之后，可先比对各个同族申请的授权权利要求中的独立权利要求的保护范围，优先考虑参考具有较大保护范围的授权权利要求。例如，如果权利要求中包括的特征越少，这通常意味着权利要求所保护的范围越大。在这样的假设下，如在上述示例中，权利要求集A中的独立权利要求1的保护范围大于权利要求集B中的独立权利要求1的保护范围，因为美国的独立权利要求1的特征比欧洲的独立权利要求1的特征更少，因此，可优先考虑该美国的独立权利要求1。判断美国的独立权利要求1是否相对于中国审查员所引用的对比文件具备新颖性和创造性，如果是，则可参考美国的独立权利要求1进行修改。在修改时，如果中国申请的从属权利要求未包含权利要求集A中的从属权利要求，也可考虑添加权利要求集A中的从属权利要求或附加特征以反映对应于标准的特征。另外，这里假定权利要求集A中的独立权利要求1的各个特征和权利要求集B中的独立权利要求1的各个特征均与标准中的特征有较好的对应性，如果不是，则应当优先参考与标准对应性较好的外国权利要求来修改中国权利要求。

此外，由于各个Claim Chart可能不同，因此，除了考虑具有较大保护范围的权利要求外，还可考虑其他同族申请的授权权利要求和对应的Claim Chart，在必要时，也可添加其他同族申请的从属权利要求或附加特征，从而使得中国授权的权利要求中的特征能够覆盖各个同族申请中所有与标准相对应的特征，以为申请人寻求一个较为完善的保护范围，并增加在中国授权专利的权利稳定性。继续以上图示例说明，如果中国权利要求集中整体缺少特征b1和b2，且b1和b2与标准的对应性较好，为了授权专利的权利稳定性，在中国权利要求中可以考虑加入与b1和b2对应的从属权利要求（例如下表中的权利要求4和5）。综合判断后形成的新的权利要求集C和对应的Claim Chart C如下所示。

Claim Chart C

当然，在上面的例子中，如果审查员以增加的权利要求不符合《审查指南》关于答复审查意见通知书时允许的修改方式为由不允许增加从属权利要求4和5，也可以考虑将特征b1和/或特征b2加入已有的独立权利要求1和/或从属权利要求2和3中，以获得更稳定的授权权利要求。此外，也可以通过提交分案申请的方式寻求对于包含特征b1和/或特征b2的技术方案进行专利保护。

如果经分析后认为外国同族申请的授权权利要求均相对于中国审查员所引用的对比文件不具备新颖性和创造性，则需要仔细分析各个Claim Chart及发明点，必要时可去相关标准中寻找对应的特征、分析该特征在专利申请说明书中的描述的支持情况、对比文件的公开情况，从而采纳在标准中能够对应、说明书支持性较好、且对比文件中没有公开的特征来修改权利要求。继续以上图示例说明，假定最终采纳的能够与标准对应、说明书支持性较好、且对比文件中没有公开的特征至少包括特征a1和c1（可暂不考虑原始权利要求中所包含的特征，因为在实践中权利要求修改有时较为灵活，删除原始权利要求中的某些特征也可能被接受），综合判断后形成的新的权利要求集D和对应的Claim Chart 如下所示。

Claim Chart D

若中国审查员引用的对比文件与某局审查员所引用的对比文件相同，但是国外同族申请尚未授权，出于权利要求的全球一致性考虑，此时可参考国外同族申请的未决权利要求，但是此时应该更慎重的分析未决权利要求是否能够克服新颖性和/或创造性的问题、在专利申请说明书中的相应描述的支持情况、以及Claim Chart的对应性问题，并且也需要根据中国审查实践，进行适应性地修改。

除上述对于权利要求的修改的思路外，对于SEP相关申请，在进行意见陈述时，通常采用与权利要求书或者说明书中相同的语言，以避免对保护范围造成不必要的限制。

4.1.2 通信领域热点问题应对策略

SEP相关申请在通信领域扮演着至关重要的角色，随着通信技术的快速发展，跨代际通信技术的创造性问题成为了热点，下面将介绍关于跨代际通信技术的创造性问题及应对策略，以帮助专利申请人更好地应对通信领域中SEP相关申请的创造性审查问题。

跨代际通信技术的专利申请所面临的问题

5G通信技术的出现在若干方面弥补了4G通信技术的不足，比如吞吐量、延迟、连接数量、能耗等等。与4G通信技术相比，5G通信技术不仅仅是简单地“更快”或“更好”，许多突破性的关键技术正在涌现，例如大规模MIMO、非正交多址接入、全双工通信、新的调制和编码技术、网络切片、边缘计算、以及面向服务的网络架构等。然而，为了促进从4G通信到5G通信的平稳过渡，5G通信中的许多技术都是从4G通信遗产继承和发展而来的，比如LTE-Advanced Pro (4.5G)，因此这种通信技术的革命更多地是基于渐进的方式。

因此，在某些开发的5G通信技术中，总能看到4G通信技术的“影子”。因此，在评价5G通信技术的专利申请的创造性时，审查员经常会引用相应的4G通信技术的对比文件。从而，当申请人提交这种5G通信技术的专利发明申请时，现有的4G遗留技术很可能被用作现有技术，这可能会损害5G发明的创造性，并成为授予专利权的障碍。

当存在这样的4G通信的现有技术时，为了充分体现5G发明专利所具有的创造性，即“突出的实质性特点和显著的进步”，不但需要准确地识别其与4G现有技术相比的区别性技术特征，而且更重要的是，确定针对5G通信技术形成的哪些新的业务需求和与其相适应的网络架构，产生了哪些新的技术问题和解决问题的革新技术，以及将新的网络架构和革新技术融合在一起，将技术方案放在全新的应用场景中带来了哪些新的技术效果等。所以，在这种情况下答复审查员关于缺乏创造性的审查意见，需要全面掌握跨代际通信技术的特点和老练的应对技巧。然而，在很多情况下，这仍然是十分困难的。

在如下5G通信技术的案例中，针对所给出的4G通信技术的对比文件，按照上述方式进行争辩，充分论证了本发明相对于现有技术的创造性并成功说服了审查员。掌握此类案件的一般情况，希望能够得到一些有用的提示。

示例案例

本示例申请涉及5G通信技术。在第一次审查意见通知书中，审查员引用了相关的4G通信技术现有技术，并指出现有技术公开了与本申请技术方案相似的、在LTE环境中选择网络节点的方法，如下表所示：

审查员将本发明的“AMF集合”与对比文件中的“MME组”进行比较，其中GUMMEI是全球唯一MME身份（Globally Unique MME Identity）的缩写，在用户设备选择网络节点进行服务提供的场景下，GUMMEI中包含的“MME group ID”和“MME code”的作用与用途相当于本申请中的“AMD set identifier”和“AMD identifier”。据此，审查员认为对比文件中公开的技术内容能够起到与本发明中的技术特征相同的作用，本领域技术人员能够容易地将这样的技术手段应用到5G的NR系统中。

因此，当4G技术与5G技术在具体采用的技术手段、甚至所起的作用都非常接近的情况下，针对5G技术的创造性争辩就应当从一个更高的视角出发，在整体上分析4G现有技术与5G技术方案的区别点，例如4G技术和5G技术的专属应用场景或业务目标，并就此进行论证。

在传统的4G网络中，提供的是典型的通信服务，所以服务质量QoS仅仅取决于例如时延速率和信号丢失率等来排序业务需求的优先级。而在5G网络时代，除了传统的通信业务以外，最大的特点是引入了万物互联，而这样的业务对于5G网络的服务需求的侧重点是截然不同的。比如，在自动驾驶的业务场景中，即使是1毫秒的延迟也会造成危险，其要求网络提供超低延迟的网速和极高可靠性的通信。相反，在例如智能抄表并上报数据的业务场景中，所关注的是超大的容量，信号延迟和误码率不再是个问题，并且对于小区切换之类的功能则完全不需要。正所谓汝之蜜糖，彼之砒霜。由于5G网络服务对象的业务需求截然不同，不能再像4G网络那样在一个网络当中满足所有的需求。因此，5G网络被划分为多个子网络切片，例如，eMBB、mMTC和uRLLC等，用以满足不同类型的业务需求。这就要求终端在选择网络节点时，不但要选择UE能够连接到的网络节点，而且要选择能够提供UE期望的服务的网络节点。从而在5G移动通信环境中为终端有效地提供服务。

回到本案例，本发明的“AMF集合”具有特定的含义，即，基于所支持的网络切片而组成的AMF集合，这明显不同于传统技术的“MME组”。基于网络切换（服务）的AMF集合的选择源自于5G网络的固有属性。因此，审查员简单地将“MME选择”等同于“AMF选择”—这样的跨代际比对—是不合适的。即使采用了类似的技术手段，4G现有技术的传统方案也不能解决5G技术中的技术问题并带来相同的技术效果。

应对策略

• 从“大局”出发

当前正是5G演进和6G研发的关键时期，越来越多的跨代际技术被从4G、4.5G技术移植到5G、5.5G或6G技术。在评估这样的跨代际技术的创造性时，不应将眼光局限于特定区别技术特征的比对和评估，而应当在应用场景的技术背景中将技术方案作为一个整体来看待，定位基于新业态服务的新问题，明确基于网络架构的新技术，在配套的网络架构和关键技术的融合过程中，从4G通信技术中适应性地调整、改进或专用的相应技术。

• 找到“确凿的证据”

要准确地识别专利发明与其现有技术的区别点，即使该区别点在于相关技术的应用场景中。单纯地反驳审查员的观点（通常是相关技术特征的比对）是事倍功半的，这往往会模糊论点的关键点，甚至会呈现出相反的效果。

• 沟通是“理解的桥梁”

此外，除了书面的意见陈述以外，与审查员的充分电话沟通也是十分必要的，通过电话讨论，能够向审查员直接展示本发明与现有技术在服务理念、应用场景、技术目的、取得效果等方面的显著区别，容易获得审查员的认可。直接与审查员进行（电话）沟通是解决（至少是明确）问题的有效和高效手段，是值得提倡的。正如一句老话所说，即使是对同一事实的各执一词也是为达成共识和理解所迈出的第一步。

4.2 关于修改超范围问题的应对策略

专利法第33条规定如下：

“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

审查指南中的相应规定如下：

“不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”

然而，在审查意见的答复实践中，对于权利要求的修改是较为严格的，通常对权利要求进行重新概况是不被允许的，有时有些审查员会要求权利要求的修改与说明书文字地相同或者相对应。

基于此，专利代理师在应对超范围的问题时，可从以下几个方面进行考虑：

（1）请求申请人提供说明书中的支持段落与Claim Chart的对应关系作为答复审查意见的参考，例如，可通过以下表格的形式提供。

（2）在向专利局提交的意见陈述书中，可通过表格的方式来陈述修改后的权利要求中的特征能够从说明书中和权利要求书中记载的内容直接地、毫无疑义地确定原因，这种方式可使得审查员能够更加直接地了解说明书是如何进行支持的。

例如，可通过下列表格形式：

（3）在正式答复之前，可先与审查员进行（电话）沟通，询问审查员对于权利要求修改的意见（接受/反驳），如若必要，可向审查员阐述本发明的技术原理，以一并解决超范围问题和创造性问题。

若审查员倾向于拒绝这种修改，应当与专利申请人再次沟通，进行妥协性或者折中的修改，以首先使得该SEP相关申请能够授权。因为即使权利要求中包括字面上与标准中表述略有不同的特征，但是在后续程序中这种权利要求也有可能被解释为与标准一致或者相对应。

4.3 关于不清楚问题的应对策略

SEP相关申请通常会修改权利要求以趋近于对应的标准文本，若审查意见中指出权利要求中某个术语不清楚，应当仔细研究说明书中的相关描述，对审查员指出的不清楚问题进行解释，必要时可以修改权利要求以澄清相关术语的含义。此外，还可以考虑从申请日（有优先权的，指优先权日）之前已经公开的相关标准/提案/会议去寻找术语的定义，并以此作为证据来解释该术语是本领域公知的，以避免修改权利要求。这种情况在通信/视频编解码领域中较为常见，可考虑从3GPP/视频编解码的标准/提案/会议去寻找术语的定义。例如，通信领域的标准/提案/会议可考虑从https://www.3gpp.org/ftp获取，而视频编解码的标准/提案/会议可以从https://jvet-experts.org/获取。

4.4 获得授权后的权利要求更正和/或提交分案申请

近年来，随着国家知识产权局在“提质增效”方针下不断压减专利审查周期的努力，一些SEP相关申请在没有审查意见通知书被发出的情况下即被直接授权。在这种情况下，申请人在收到授权通知书时有可能发现授权的权利要求书并非与标准相对应的理想的技术方案。在这种情况下，在指定期限内提交分案申请是比较好的选择。当然，如果授权的权利要求（不仅是直接授权的申请，也适用于经历一次或多次审查意见后才授权的权利要求）仅存在某种明显错误或不清楚问题，则可先与审查员进行电话沟通，若审查员接受，可采用授权后更正程序来修改，否则，只能考虑通过提交分案申请来寻求更理想的保护范围。当然，分案申请的提交时机是有限的，并非所有授权的申请文件均允许提交分案申请。由此，在审查之前利用主动修改机会修改权利要求以及在审查过程中在答复审查意见通知书时确保所提交的权利要求不存在缺陷则显得尤为重要。

5. 结论

应对SEP相关申请的审查复杂且具挑战性，专利代理师应该充分了解SEP相关申请自身的特点以及作为申请人的公司的SEP相关申请策略，并综合考虑权利要求的与标准的高对应性、全球范围的一致性以及说明书对于权利要求书的支持性等问题，尽力使SEP相关专利申请能够以较为合适的保护范围被授权。

作者：黄筱聪 李琳

编辑：Eleven