目次    

一、引言

1. 关于参数的相关规定

2. 不常见参数

二、国内实务概况

1. 无效案统计

2. 侵权案统计

三、域外规定与实务

1. 欧洲专利局相关规定与实务

2. 美国相关规定与实务

四、思考与建议

1. 问题思考

2. 相关建议

目前，包含参数特征的产品权利要求现在正成为权利人维权的一件趁手兵器，一方面该类案件在民事诉讼中有相对容易的预判性，权利人可以通过检测等方式快速固定被控侵权产品的对应特征，取证相对简单，且该类案件通常伴随相应的第三方鉴定，也减少了法官对专业问题进行判断；另外，在无效阶段，根据统计，包含不常见参数特征的权利要求被宣告无效的概率并不高，专利稳定性较好。

笔者对该类权利要求的专利确权阶段和侵权民事诉讼的实务情况进行了统计与分析，并研究了域外主要国家或地区对于该类权利要求的相关规定与实务，同时给出了笔者相关的思考，以供从业人员参酌。

一、前言

1. 关于参数的相关规定

包含参数特征的产品权利要求，指的是产品权利要求中包含有物理/化学性能参数特征。对于该类型权利要求的特殊规定主要体现于《专利审查指南》中，包括权利要求清楚、说明书充分公开和新颖性等相关内容，同时其也该类型的权利要求也受其他通用性条款内容的规制。

关于权利要求清楚，《专利审查指南》（2021年1月15日实施）（以下简称《审查指南》）中规定[1]：“产品权利要求适用于产品发明或者实用新型，通常应当用产品的结构特征来描述。特殊情况下，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征......使用参数表征时，所使用的参数必须是所属技术领域的技术人员根据说明书的教导或通过所属技术领域的惯用手段可以清楚而可靠地加以确定的。”

关于说明书充分公开，《审查指南》在化学领域专利撰写的特别规定提及[2]：“对于仅用结构和／或组成不能够清楚描述的化学产品，说明书中应当进一步使用适当的化学、物理参数和／或制备方法对其进行说明，使要求保护的化学产品能被清楚地确认。”

关于新颖性，《审查指南》中规定了推定新颖性的相关内容[3]：“对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和／或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和／或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和／或组成上不同”。在无效程序中，官方似乎采用了一种较谨慎的做法，认为请求人主张适用推定不具备新颖性的判断方式时，需要承担更多举证义务[4]，所以在已有的无效决定中以推定新颖性宣告无效的成功率并不高。

此外，由于参数通常包含对于参数术语以及数值范围，因此，也需要符合专利法规等对于技术术语、数值范围的通用性规定，即需要判断相应的技术术语是否表述清楚，概括数值范围概括是否合理等。进一步的，包含参数特征的权利要求也可以按照常规的新颖性和创造性的评价方法予以审查。

2. 不常见参数

虽然《审查指南》未将参数进一步进行分类，但为讨论方便，本文将参数划分为常见参数与不常见参数，该分类方式借鉴了欧洲专利局的相关内容。参考欧洲专利局的定义，不常见参数是指以下情形中的一种：“（1）不是相关领域公知参数，现有技术中未测量过；（2）与公知参数有相关性，例如通过公式组合形成的新参数。”

根据维基百科记载，“参数（parameter)来自古希腊语的‘旁边（beside)，附属(subsidiary)’和‘测量（measure）’，通常是可以帮助定义或分类特定系统的任何特征（意思是事件、项目、对象、情况等）。也就是说，参数是系统中在识别系统或评估其性能、状态、状况等时有用或关键的元素。根据百度百科记载，“参数也叫参变量，是一个变量。我们在研究当前问题的时候，关心某几个变量的变化以及它们之间的相互关系，其中有一个或一些叫自变量，另一个或另一些叫因变量。如果我们引入一个或一些另外的变量来描述自变量与因变量的变化，引入的变量本来并不是当前问题必须研究的变量，我们把这样的变量叫做参变量或参数”。

通过上述不常见参数定义以及参数的通用理解，对于不常见参数来说其也是用来辅助定义产品的引入变量，其应该与公知参数有着直接或者隐含的联系。当不常见参数与公知参数有直接联系，该不常见参数变量与最终产品的关系也是可以预见的，但一旦该不常见参数对于领域内技术人员来说是比较生疏的而说明书中又未明确其含义也未明确其测量方法，则由于该问题引起相关专利存在保护范围不清、说明书公开不充分、权利要求概括范围过宽、本领域技术人员无法将其与现有技术有效比对等等问题。

二、国内实务概况 

1. 无效案统计

笔者对2020-2022年国家知识产权局做出的15000余件无效决定进行梳理，检索出涉及包含参数限定的权利要求的无效决定共106件（选取的标准是，如产品独立权利要求中包含有非结构、组成涉及数值或数值范围特征，则列入选取范围）。

其中，检索出的无效决定中，对应专利所属技术领域（各技术领域区分到IPC分类号的小类）统计信息如下图1所示。

图1 无效决定对应专利所属技术领域

可以看出，检索出的无效决定中，涉及电池、层状产品、医药配置品等占比较多，进一步的，电池领域中则以锂电池为主，层装产品则多数涉及薄膜材料。从总的领域来看，大化学领域的案件占多数量，其余少量的属于机械领域。

其中，检索出的无效决定中，相应专利的产品独立权利要求被宣告无效的数量有46件（包括了权利要求全部无效和部分无效的情形），维持有效的比例为56.6%。此外，笔者还根据上述不常见参数的定义，进一步在106件检索出的无效决定中选出涉及不常见参数的案件有39件[5]，这些案件中被无效的有13件，维持有效的比例为66.7%。另外，根据超凡知识产权公众号文章，2021年国家知识产权局发布的5240件无效宣告请求审查据欸的那个中，被宣告维持有效的案件占36.5%[6]；2020年国家知识产权局发布的4423件无效宣告请求审查决定中，被宣告维持有效的案件占40.1%[7]。可以基本看出，包含参数特征的权利要求维持有效的概率大于整体平均数，而涉及不常见参数的权利要求维持有效的概率则更高。

图2 专利权维持全部有效的比例对比图

上述检索出的无效决定中，相关产品独立权利要求被宣告无效的46件专利中，无效理由涉及创造性的有35件，涉及公开不充分的有3件，涉及不支持的有6件，涉及推定新颖性的仅有1件。其中，涉及不常见参数的案件中，被宣告无效的理由绝大部分涉及创造性。

图3 宣告无效的各项理由分布图

3件涉及公开不充分理由的案件，无效决定基本的审理思路认为[8]：说明书对相关参数参数的测定没有给出完整的必不可少的测定条件，导致相关的技术方案无法实施。

上述涉及不支持理由的案件，这些无效决定中基本都认为[9]：权利要求中含参数特征概况范围过宽（概括的数值范围缺少实施例支持，对设定的参数缺少必要的描述），导致本领域技术人员无法预见概括范围内的技术方案均能解决所声称的技术问题。

上述涉及推定新颖性理由的案件，无效决定的观点认为[10]：尽管对比文件中没有明确公开产品权利要求的参数限定，但由于其制备方法与涉案专利的相同，由此对比文件制得的产品也必然具备该参数特性，从而相关权利要求不具备新颖性。应注意的是，通过相同的制备方法推定相同的产品时，适用标准比较严格，需要每个方法步骤及方法步骤中参数均能对应上才可能适用。

这些被宣告无效的案件中，涉及创造性占大多数，笔者着重对其中涉及不常见参数的无效决定进行了分析。决定中相关权利要求不具备创造性的认定包括：

这种选择是在可能的、有限的范围内对具体参数的选择，这些选择可以由本领域技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果[11]；

通过现有技术特征类推相应的参数特征[12]；

参数特征未给涉案专利的技术方案带来预料不到的技术效果[13]；

认可请求人提供的使用公开证据基础上进行了创造性评价[14]。

需要注意的是，对于认定使用公开类证据是否可以采用，官方实行了比较严格的标准，统计的案例中不少就存在由于取证方式有瑕疵而未被接受的情形。

2. 侵权案统计

由于专利侵权案件基本伴随有相应的专利无效案，相对应的，上述检索出的部分无效决定也对应有专侵权利案，笔者选取了其中已有裁判文书的案件进行分析，分析内容包括：案件是否涉及委托第三方鉴定，被控侵权方是否主张现有技术抗辩，以及案件胜诉率等情形。

通过检索，笔者找出如下七件有裁判文书的案件，相关信息如下表1所示：

根据上表，权利人取得胜诉的概率为85.7%，相比于专利侵权案件的平均胜诉率[16]来说应该更高。经统计，该类型案件中，委托第三方鉴定的比率约为66.7%，可以看出，该类型的专利诉讼，基本伴随有第三方的鉴定，委托鉴定情形可以是权利人方单方委托鉴定，或者是被控侵权方委托鉴定，或者是通过司法鉴定。而上表统计的案件中未委托鉴定的也是由于专利方案中涉及的相关尺寸或者比例关系，可以通过直观的现场勘验或者庭审测量直接获知。因此，总体可以看出，该类型的专利侵权判定相对来说，产品可检测性好，侵权结果预判性强，所以受到权利人的青睐。

需要说明的是，关于上表第6号案件的走向，目前来看较为扑朔迷离。一方面，在专利确权程序中，无效决定已宣告部分权利要求无效，但用于主张权利的独立权利要求1仍然维持有效，但行政诉讼一审判决撤销了该无效决定；另一方面，在民事案件中，在其他法院的平行案件中，相关的鉴定结构却有利于被控侵权方（存在现有技术抗辩成立的可能性），最终结论则需要等待最高人民法院对于行政和民事案的二审判决。

三、域外规定与实务

1. 欧洲专利局相关规定与实务

欧洲专利公约审查指南（简称“欧洲指南”）中在新颖性、公开充分以及清楚内容中对于包含参数的权利要求有特殊规定，进一步的，还对不常见参数（unusal parameters）进行了定义以及提出特殊披露要求。

欧洲指南在“清楚”内容[17]中，对参数以及不常见参数进行了定义且提出披露要求。关于参数，其对于权利要求中的参数应当是清楚且可靠的确定由本领域常用的客观流程明确、可靠地确定。关于不常见参数，其规定：对于上述不常见参数，如果本领域技术人员采用说明书提供的方法进行测试没有困难，从而能够建立参数的确切意义并能与现有技术进行有意义的比较，则这种情况下是允许的；但是，如果没有直接的不常见参数转换为公知参数的披露内容，或者通过无法理解（non-accessible）的设备测量不常见参数，会导致没有意义的比较的话，则存在不清楚的缺陷。

欧洲指南在“公开充分”内容[18]规定，申请人提交的申请必须包括有确定参数值的方法的明确描述，除非所属领域技术人员知道使用什么方法，或者除非所有方法都能产生相同的结果，否则不被允许。相关欧专局上诉委员会所做出的决定中，认定充分公开的标准是：对于未充分定义（ill-defined）的参数，领域内技术人员根据说明书整体公开内容及常识，在不需要过多负担的情况下能够确定出参数的测量且必须能够解决所声称的技术问题。

欧洲指南在“新颖性”内容[19]中，同样规定了推定新颖性的内容，并且明确在现有技术与含参数特征的权利要求区别仅在于相关参数时，首先质疑新颖性，随后的举证责任在于申请人。进一步的，在双方当事人参与的专利异议案件中，欧专局上诉委员会还是持与上述规定一致的意见，认为在一定条件下也会发生举证责任的转移[20]。

2. 美国相关规定与实务

美国专利审查指南（以下简称“美国指南”）未将包含参数特征的权利要求单列为一项进行特殊规定，但是规定了基于“固有属性（Inherency）”的审查标准[21]。指出当现有技术除了未公开固有属性外，现有技术的产品看起来是完全一样时，可以用新颖性和/或非显而易见性做出否决意见。

美国指南中认为对于产品和装置权利要求，当对比文件中记载的结构与权利要求实质相同时，请求保护的属性或功能可被推定为固有的。根据相关案例，CAFC（美国联邦巡回上诉法院）同样认为[22]，在对比文件公开了权利要求中的部分参数（部分参数未公开）且公开了涉案专利的大部分制备步骤，同时结合其他证据的前提下，可认定未明确披露的产品参数属于固有属性。美国指南同时规定，提出该类审查意见时，审查员必须要提供倾向于表明固有属性的理由或证据，但随后的证明责任就转移到申请人身上。

四、思考与建议

1. 问题思考

（1）采用参数方式限定是否可能涵盖部分现有技术？

笔者认为，采用参数限定的权利要求所概括的技术方案可能不可避免的覆盖了部分现有技术。由于产品的参数与产品的结构、组成、形状并非相同维度，采用参数进行限定相当于从另外一维度来区分产品，现有技术中可能并未涉及相关维度，尤其是采用不常见参数进行限定时，相应的区分维度甚至可能从未被所属领域技术人员使用过。

这种限定方式导致两种可能的情形，一种情形是相应参数所限定的产品完全对应于现有技术；另一种情形是相应参数所限定的产品是从现有技术中选取了部分方案（类似选择发明）。而对于前种情形，如果不对该类申请施加更严格的审查标准，往往会牺牲部分公众利益，将原属于现有技术的一些技术方案不恰当的纳入了专利保护范围。

（2）针对推定新颖性证据，无效阶段的证明标准是否能够适用举证责任倒置？

关于推定新颖性，由于现有技术中用于比对内容的天然缺失，寻找相关的书面现有技术就存在较大障碍，所以笔者认为，在专利申请阶段以及后期的确权阶段，要求权利人承担更多的举证责任是有必要的。

域外在专利无效或异议阶段，往往也认为持类似的做法。在欧洲专利局的异议程序中，上诉委员会认为，在推定新颖性判断中，适用举证责任倒置[23]。在美国的IPR（双方复审）程序中，一方面采用对请求人较宽松的优势证据证明标准[24]（在中国专利无效阶段，国家知识产权局倾向于持高度盖然性的证明标准[25]），另一方面，在推定产品具有固有属性特征时在异议程序中也适用举证责任倒置[26]。

（3）授权确权阶段是否需要对不常见参数规定更严格的审查标准？

由于通过参数进行限定往往不同于常规撰写方法，如不充分披露，本领域技术人员对于该类型的技术方案无法准确实施。而且出于以公开换保护的理念，该类型的专利也有必要披露至公众能够清楚理解的程度。对于不常见的参数，需要充分披露该参数的具体含义，具体测量方法，以及该不常见参数与现有技术的公知参数或者其他熟知特征的具体对应关系。这些要求可以通过公开充分、清楚等条款进行规制。

（4）侵权案件中的鉴定意见是否要以法院对权利要求进行解释为前提？

侵权案件实务中，往往存在法院委托进行司法鉴定。但是，该过程中存在一个矛盾之处，在法院未对权利要求解释之前，鉴定机构就事先对权利要求中的参数进行了理解，并且基于此理解进行参数测量，这样导致最终的鉴定结论也可能会存在偏差甚至错误。

由于说明书中可能对于特定的参数描述具体的测量方式、参数的定义还不够清楚，抑或诉讼过程中对于特定参数的解释存在较大争议。而司法鉴定应当只对事实问题进行认定，但目前的诉讼进程上看，貌似鉴定结构对相应的参数也已经进行了解释，也就是说相关司法鉴定意见实质上蕴含了对部分法律问题的认定。在美国专利侵权案中，在做出最终裁判前，法院会举行用于权利要求解释的庭审并做出关于权利要求解释的判决[27]。

2. 相关建议

对于权利人方，建议在申请阶段中对参数相关的内容进行充分披露，在侵权诉讼过程中做好稳定性评估，并充分预判对于参数的多种解释。由于审查指南对包含参数特征的权利要求规定了特殊的审查标准，如不满足相应的披露要求，在授权确权阶段均有可能被质疑，因此，权利人需要充分披露相关参数的含义、测量方法、与公知参数的关系并且尽可能提供相应的实施例。

在侵权诉讼过程中，要提前做好专利稳定性分析，针对推定新颖性和使用公开进行相应的检索与分析，综合评估专利稳定性；以及在分析涉案专利和疑似侵权产品的基础上，分析对于特定参数的可能存在的多种解释方式。

对于被控侵权方，建议充分利用好新颖性、公开充分以及清楚性条款关于含参数权利要求的特殊规则，在无效阶段争取有利结果；以及在侵权诉讼过程中主张现有技术抗辩、先用权抗辩、保护范围明显不清楚[28]等，全方位寻找抗辩手段。

在无效阶段，由于现有技术中涉及参数对应的技术特征较难寻找，被控侵权方一方面可以攻击专利文件本身，包括质疑相应的参数表述方式不清楚、未充分公开其含义、未公开测量方法、测量方法不唯一等，另一方面可以利用现有技术进行助攻的方式质疑新颖性或创造性，比如主张推定新颖性、现有技术辅助第三方测量或专家证言（针对现有技术未披露部分参数情形）质疑新颖性或创造性，以及公开类证据质疑新颖性或创造性等。

在侵权诉讼阶段，被控侵权人也可以基于实际情况，同时主张多种抗辩手段，并在取证上注意取证的合法性，以及尽可能早的委托第三方进行鉴定。

此外，笔者认为，如在专利无效阶段针对推定新颖性也考虑引入举证责任倒置规则，可能会更好的平衡公众与专利权人之间的利益。

注释

【1】见《审查指南》第二部分第二章第3.2.1节“清楚”相关内容

【2】见《审查指南》第二部分第十章第3.1节“化学产品发明的充分公开”相关内容

【3】见《审查指南》第二部分第三章第3.2.5节“包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求”相关内容

【4】见《以案说法－－专利复审、无效典型案例指引》第099页第2段，国家知识产权局专利复审委员会编著

【5】具体的考虑因素包括相关不常见参数定义、无效决定对于相关参数的认定是否常见，无效请求人证据是否公开相关参数等。

【6】见微信公众号“超凡知识产权”的题为《2021年中国专利无效决定统计分析》的文章

【7】见微信公众号“超凡知识产权”的题为《2020年中国专利无效决定统计分析》的文章

【8】见第46299号、52970号和49079号无效决定

【9】见第57253号、57429号、48184号和46768号无效决定

【10】见第28343号无效决定

【11】见第43913号无效决定

【12】见第54292号无效决定

【13】见第42578号无效决定

【14】见第21817号无效决定

【15】信息来自上市公司珠海冠宇2023年4月6日对外披露的“关于公司涉及诉讼的进展公告”

【16】参考微信公众号“柳沈律师事务所”2023年3月16日发布的题目为“最高院专利侵权纠纷案二审判决大数据报告（2022年度）”的文章，该文章指出2022年最高院判决侵权的支持率为59.79%

【17】见https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html，欧洲审查指南第F部分第IV章

【18】见https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html，欧洲审查指南第F部分第III章

【19】见https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html，欧洲审查指南第G部分第VI章

【20】见欧专局上诉委员会的第T 0131/01号决定

【21】见《美国专利审查操作指南--可专利性》，132-136页、165-166页，国家知识产权局国际合作司、 国家知识产权局专利局审查业务管理部组织翻译，

【22】见In re Best, 562 F.2d 1252, 1255 n.4, 195 USPQ 430, 433 n.4(CCPA 1977)

【23】同注释20

【24】见《美国发明专利双方复审程序（IPR）研究》硕士学位论文，于丽娜，第13页，

【25】见《以案说法－－专利复审、无效典型案例指引》第332页第2段，国家知识产权局专利复审委员会编著

【26】见Howmedica Osteonics Corp. v. Zimmer, Inc., 640 Fed. Appx.951

【27】见《美国专利诉讼规则、判例与实务》，陈维国著，56-64页

【28】见（2012）民申字第1544号判决书

来源：张宇园

编辑：Sharon