本文是全球IP专家对美国司法部DOJ在12月6日发布的征集关于SEP许可谈判和补救措施草案意见和建议系列的第三篇，本期内容来是由Law360记者所写，MINTZ网站刊登了全文。与上一篇MINTZ律师的立场一样，Law360这篇置顶的文章同样对这一项新政策，尤其是双方“劫持”和“反向劫持”，是否是善意等标准表达了担忧。其核心还是认为新政策削弱了SEP持有人获得禁令救济，就很难避免在谈判中被实施人故意拖延。本文从多个律所的角度陈述了这一问题，显示出，防守的一方还在继续加强舆论作用。

律师说，拜登政府的立场是，标准必要专利（SEP）所有者寻求禁令可能会损害公众利益，这将为被控侵权者提供新的杠杆，并可能给SEP专利持有人带来风险，尽管法院将拥有最终决定权。

美国司法部（DOJ）和美国专利和商标局（USPTO）本月公布了一项就争议问题发表声明的政策草案，并在二月前将接受公众对该提案的评论，这些机构的观点基本上推翻了特朗普政府2019年的立场，即当标准必要专利被侵犯时，应向这些专利的所有者提供禁令救济。

新政策与奥巴马政府2013年的观点一致，尽管在某些方面走得更远。虽然它没有法律效力，也不是最终决定，但政府关于SEP所有者应该如何处理其专利的立场可能会影响许可谈判，并可能对法官产生影响。

新声明与2019年的政策有着关键区别，从专利权人承诺以公平条件许可标准基本必要“不必成为任何特定补救措施的障碍”，包括禁令，到说法律先例和公共利益“通常会减轻禁令的影响”。

“新的指导方针没有非常明确地指出，禁止令救济永远不应适用于任何人侵犯SEPs，所以我认为这是值得注意的。但这些机构对此的看法相当清楚禁令救济在大多数情况下都不合适，”金的克里斯托弗·约克说&斯伯丁律师事务所。

“新的指导方针没有非常明确地指出，禁止令救济永远不应适用于违反SEP的行为，因此我认为这是值得注意的。但这些机构在这方面的观点非常明确：禁令救济在大多数情况下都不合适，”King&Spalding LLP的Christopher Yook说。

他指出，除了向诉讼人和法官发出信号外，该政策还表明，如果SEP所有者拒绝以公平条件许可专利，政府可以进行反垄断调查。他说，这是“这些机构拥有的真正的锤子，因为他们无法介入并改变法院将要适用的法律。”。

Mintz的Levin Cohn Ferris Glovsky和Popeo PC的迈克尔·雷诺（Michael Renaud）表示，该政策草案有效地将政府的批准置于一个框架之上，德国最高法院去年驳回了该框架，认定该框架允许被控侵权者拖延SEP谈判，不同意许可证。

他说，他预计这些被称为SEP实施者、通常是大型科技公司的潜在许可证持有人现在将在美国开始这样做。“这肯定会让市场降温，”他说。

“没完没了的谈判已经有问题了，”雷诺说。“所有这一切确实在行政部门的最高级别上证实了那些被用来拖延和避免的技术许可证获得批准。"

虽然这项政策在诉讼中不是决定性的，但与特朗普政府的立场相比，它相当于政府机构“大拇指放在天平上”，可以说服法官不批准专利权人阻止侵权产品的请求，Polsinelli个人电脑公司的科尔比·斯普林格（Colby Springer）说，这是“更为有利的禁令救济”。

“最终由法院决定，所以这是箭袋中的另一支箭，”他说。他补充说，如果法官持观望态度，则联邦政府的观点会很有分量，可能是“压垮骆驼背的最后一根稻草”，并导致拒绝禁令，尽管它本身可能不会带来任何结果。

尽管如此，行政部门的立场可能对SEP争端的结果有很大影响。2013年，奥巴马政府引用其声明，否决了三星在美国国际贸易委员会（U.S.International Trade Commission）以标准必要专利为由战胜苹果的进口禁令。

“劫持”和“反向劫持”

标准必要专利包括必须用于实施行业标准的技术，如4G或Wi-Fi。因此，它们的所有者经常向标准制定机构保证，它们将以公平、合理和非歧视性的条款（FRAND）许可专利。

什么构成FRAND率通常在专利所有者和在被指控侵权的产品中实施该标准的公司之间激烈争论。总统政府之间立场的波动反映了对威胁或实际禁令可能对竞争和消费者产生的影响的不同看法。

拜登和奥巴马政府表示担心，通过威胁或获得禁令，禁止公司实施其产品工作所需的专利，SEP所有者可能“劫持”实施者，并获得比实际公平、合理和非歧视性更高的版税，损害消费者和公共利益。

特朗普政府认为，SEP争端应根据普遍适用的法律来决定，获得禁令的能力对于保护专利所有者的创新激励、竞争和安全是必要的。他坚持认为，在没有禁令的情况下，实施者可以通过拒绝同意FRAND的费率在谈判中“反向劫持”。

Mintz的Renaud表示，拜登政府的新声明将鼓励SEP实施者反向劫持，因为如果实施者知道禁令的风险有限，他们可以通过向他们不太可能获得的专利所有者寻求信息（如机密许可协议）来延长谈判，而无需提出还价。

Renaud说：“在他们提出的建议下，存在着无穷无尽的游戏技巧，这要么是幼稚的，要么是无知的，要么我猜这可能就是他们的意图”。

贝克博茨律师事务所（Baker Botts LLP）的保罗·拉古萨（Paul Ragusa）表示，拜登政府的新声明草案“不像2019年的声明那样有利于专利所有者，但在目前的形式下，它仍然有助于说明更常见的情况，即禁令救济是适当的”。他指出，该草案比以前的声明提供了“更具体”的指导。

定义善意

例如，草案说，当潜在的被许可人不愿意或无法签订FRAND许可证时，例如拒绝支付法院或其他中立决策者设定的费率，禁令可能是合理的。

然而，它还说，如果潜在的被许可人同意受中立方裁决的费率约束，或者如果他们保留质疑专利有效性的权利，或者专利对标准是否实际至关重要，则不应认为他们不愿意获得许可。

在这个意义上，Polsinelli的Springer说：“它没有给潜在的持牌人或实施者一个免费通行证，它表明实施者必须表现善意，我认为2021个草案声明在这方面是非常清楚的。”

然而，草案还指出，作出FRAND承诺表明专利所有人愿意许可，不会行使通过标准化获得的市场权力，这意味着寻求未与潜在被许可人进行诚信谈判的禁令与FRAND承诺不一致。Springer说，这比2013年的声明“真的走得更远”。

“从表面上看，所有这些似乎都是完全合理的，但任何真正了解这一市场的人都会知道这实际上意味着什么，以及被指控的侵权者将如何使用它。”Renaud说，为了避免同意许可标准必要专利。

但他表示，他有一种谨慎乐观的感觉，因为政府在采取最终政策之前征求公众意见，包括如何改进框架。他说，在他看来，最好的改进办法是要求实施者提出还价，这是政策草案中没有的。

Renaud说，如果这些机构认真地想让SEP谈判更有效率，那么他们寻求评论的问题“应该揭示出这个框架所带来的挑战”。

由于许多涉及标准基本专利的产品在世界各地销售，纠纷经常在许多国家的平行法庭上发生，一位伦敦法官去年抱怨了这种情况。

英国政府在美国不久后宣布了自己对SEP政策的审查。

Baker Botts的Ragusa说：“目前，这是一个棘手的局面，我们不仅在美国看到了这一点，而且在全球也看到了这一点。”。

虽然当新党控制白宫时，美国政策的改变在许多领域都是常态，但在专利法中，这通常不是一个很大的问题，因此八年内有三个不同的SEP政策对于计划长期战略的公司来说是令人沮丧的。

“不幸的是，我认为现实情况是，每当政府在这样一个话题上改变立场时，首先，这会让企业感到困惑，其次，我认为这可能会削弱政府的影响力。这样的声明是因为……那下一届政府会改变吗？“King&Spalding LLP的Christopher Yook说。”当有这样的持续变化时，它会引入不确定性。"

来源：企业专利观察

编辑：梵高先生